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获得和有效的利用专利 陈维国 美国飛翰律师事务所 为什么中国公司是诉讼目标 中国之崛起，世界为之震动 中国公司越来越强大, 出口产品到美国数量增多 市场份额增大 从低端服装玩具，走向高端电子生物化学产品 DVD, TV 专利诉讼，市场上的角逐的武器 中国公司壮大之同时，缺少专利盔甲的保护 很少有公司诉IBM 日本公司20年前，诉讼目标，上亿美元赔偿 大量在美国申请专利，有效保护自己，由被告转为原告 专利诉讼导致的结果 巨额专利诉讼赔偿 过去五年，至少有10起专利判决或和解的赔偿额在一亿美元以上，有4起在5亿美元以上 几千万美元赔偿额司空见惯 非美国公司包括日本公司，韩国公司，台湾公司在美国频频被诉 中国公司平均至少每月数家在美国被诉，刚刚开始 随着中国公司出口产品到美国数量增多，越来越多中国公司会在美国被诉。 客户暂停进口产品 高昂的律师费用 上千万美元律师费用 公司内部资源消耗 建立专利组合 中国公司 – 专利部是服务部门，是公司运作的成本（越低越好） 目标 – 专利成为盈利部门，有自己的商业运作 日立公司 70年代，每年收取专利费 5 百万美元，付出专利费 9千5百万美元，亏损9千万美元 大量申请专利 90年代，96年收取专利费 4亿5千5百万美元，付出专利费 9千1百万美元，盈利3亿6千4百万美元 21世纪，专利费盈利近10亿美元 正泰 v 施耐德 建立有效的专利组合 什么是专利？ 建立有效的专利组合 第一层次：专利的两个方面 防卫型专利 攻击型专利 建立专利组合 防卫型专利 专利申请的权利要求 – 针对公司的技术和产品，适当扩大权利要求范围 目的是保护公司产品不被竞争对手仿制 保护产品市场 防止其他公司应用本公司的专利技术 建立专利组合 防卫型专利 举例 跨洋运输方法 与公司工程师，专利律师合作，考察可申请专利的各个方面 建立专利组合 攻击型专利（策略型） 必须有三方的参与及支持, 商业决策，专利，工程师密切合作，预测未来产业趋势 预测市场趋势，预期下一代新产品必要的技术, 应为之申请专利 使专利的权利要求涵盖到竞争对手的产品上 围绕核心技术，广泛申请专利，将来用来告别人或作防卫反击，收取许可费 交叉许可 特点：专利权利要求范围广，围绕核心技术多申请 建立专利组合 攻击型专利 举例 分析竞争对手所有有效专利 找出竞争对手专利组合中的漏洞 例如，一个产品，有几个方面，在某两个方面没有专利。 公司集中工程师，提出改进方案，在这两个方面申请专利 将来用来遏制竞争对手 建立专利组合 案例： 宝丽莱 v 柯达 IBM 获得真正保护发明的专利 第二层次：质量是专利的生命 举例： “including … a peripheral board having all the input/output interfaces …” “有一个外围设备板，包含了所有的输入/输出界面…” 问题：权利要求范围太窄，竞争对手很容易绕过权利要求 “units that are quickly and easily joined together and separable from each other…” “不同的单元可以很快并且很容易的被结合和被分开” 问题：美国专利法112条 – 权利要求要有确定性 获得真正保护发明的专利 获得真正保护发明的专利 2.1 权利要求的撰写 2.2 说明书的撰写 2.3 答复审查员意见 Claim Drafting 权利要求的撰写 撰写权利要求 – 从和发明人座谈开始 Prosecution history estoppel 理解发明 Understand the invention 等同技术 – 范围广的权利要求 Alternative technologies 技术发展前景 – 涵盖将来出现的技术 Future technology 竞争对手技术 -涵盖竞争对可能采用的技术 Competitors’ technology Claim Drafting 权利要求的撰写 撰写在先有技术允许的情况下最广的权利要求 Drafting broadest claim allowed by the prior art 把发明的各个技术特征列出来 list those elements of an invention 决定各个技术特征是不是对发明的功能是必要的 necessary for the functionality of the invention? 决定各个技术特征是不是对区别现有技术是必要的 needed for distinguishing the invention over the prior art? Claim D