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拟上市公司存在的主要法律问题及解决对策之六：职务发明 * 摘自 《IPO包装上市——揭秘中小企业上市之道》（法律出版社2012年6月出 版），作者涂成洲律师现为北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人。 自创业板推出以后，职务发明问题就越来越被重视。创业板上市企业多为高 新技术企业，技术发明的作用举足轻重，监管层对此也比较重视。 从已上市企业来看，对于企业职务发明的关注主要有三种情形：一是公司从 股东或员工处无偿受让的专利技术是否属于职务发明；二是公司正在申请专利的 技术是否属于职务发明；三是公司股东用于增资的专利是否属于职务发明。 对于第一种情形，如果公司从股东受让或其他人员处受让的专利属于职务发 明，则为公司受让自己的东西，实践中多为无偿受让。证监会关注这种情形的目 的是想审核是否存在产权纠纷，甚至是否有损害公司的利益的情形。对公司正在 申请的专利是否属于职务发明的关注，是为了确定以后是否会给公司造成产权纠 纷，公司需要在招股书中予以确定。对这两类情形处理的主要思路是：确定属于 职务发明，所有权归公司所有，相关自然人承诺不会对此主张权利。 而第三种情形有别于前两种，它主要涉及公司股东出资的真实性及合理性问 题，因此给予的关注程度会明显高于前面两种情形。因此在处理第三种职务发明 的情形时，应该更加审慎严格。这一类情形解决思路跟前面的刚好相反，它旨在 解释这不是职务说明而就是股东自己创造的，并非股东利用公司的资产进行个人 出资。这期间还必须从股东的专业背景、专利研发过程、研发周期等多个角度来 解释股东的确没有利用公司有关资源来进行技术研发工作。 【案例】宝德股份股东赵敏以无形资产“石油钻机电传动控制系统”出资， 对于 “石油钻机电传动控制系统”是否为职务发明的问题，公司给予了几个角度 的解释。 1、赵敏具有独立完成 “石油钻机电传动控制系统”的能力。赵敏毕业于重 庆大学自动化专业，硕士研究生学历，曾先后在研究所、企业中长期从事工业自 动化研究、设计工作，主持过多项国家重点科学技术项目，获得过国家科学技术 进步奖，发表过十余篇专业论文，具有很强的研发实力，熟悉电气和机械行业， 具有个人完成 “石油钻机电传动控制系统”的研发能力。作为工业自动化行业的 专家，赵敏完成了多项技术研究，“石油钻机电传动控制系统”相关技术正是其 中之一。 2、在发行人创立初期，公司主要从事冶金及造纸行业的自动化设备的研发、 设计、生产工作，同时，涉足了部分石油领域的业务。由于各方面的物质技术条 件有限，公司本身缺乏研发条件，同时，相应的研发人员也相对缺乏，公司设立 初期所从事业务的相关技术均来源于赵敏所研发成熟且无偿提供公司使用的相 关技术。公司创立初期并不具备相应的研发能力。 3、“石油钻机电传动控制系统”无形资产的研发工作的开始早于宝德有限 的成立时间，不是赵敏执行宝德有限职务的活动，研发过程中也没有利用宝德有 限的物质技术条件。 所以， “石油钻机电传动控制系统”是赵敏个人从事科研活动的研究成果， 不是职务发明。 【案例】江苏维尔利，2007年增资时，李月中以其经评估后的实用新型专 利 “分体式膜生化反应装置”作价826万元出资，对其用于出资的专利为非职务 发明也是从他本人的专业学习背景、专利研发过程、研发成果呈现时间、研发周 期等角度说明。之外，公司还向其专门出具了一份《非职务发明确认函》，双方 对此进行确认，排除了跟该项专利的任何权属争议。 当然，如果宝德股份或江苏维尔利在解释利用无形资产出资的时候，能够诠 释一下出资技术与公司主营业务的关联性将能更好地解释职务发明。有类似情形 的公司还有大禹节水、聚龙股份、三聚环保、易世达、元力股份等。 一般对职务发明的界定主要为：①在本职工作中作出的发明创造。②履行本 单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。③退休、退职或者调动工作 后 “1年内”作出的，与其在原单位承担的本职工作 “有关”的发明创造。④主 要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造（如果利用本单位的物质技术条件 完成的发明创造，单位与发明人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作 出约定的，从其约定）。 但也有特殊的情形，比如：①对利用法人提供的物质技术条件，约定返还资 金或者缴纳使用费的，不属于职务技术成果；②在技术成果 “完成后”利用法人 的物质技术条件进行验证、测试的，不属于职务技术成果。