从美国联邦上诉巡回法院之StorervClark判决浅析临时申请案之可.pdfVIP

從美國聯邦上訴巡迴法院之Storer v. Clark 判決淺析臨時申請案之可作為 優先權主張之基礎之可實施性的判斷方式 一、前言 優先權係基於此產品是否能可據以實施來決 定。Storer 的獲准專利(issued patent)及 Clark 之 本文將以 2017 年六月 21 日美國聯邦上訴巡 審查中專利申請案(pending application)之衝突程 迴法院(CAFC)發出之 Richard Storer et al. v. 序係被宣告。兩造皆是在美國專利改革法案 Jeremy Clark and United States (intervenor) (America Invents Act ；AIA)有效日期之前申請，因 (2015-1802)判決，來討論以臨時申請案之作為優 此其先發明(first to invent)主義相關的法律係能應 先權主張之基礎時，臨時申請案所揭露之發明之可 用於此衝突程序。 實施性的判斷方式，並探討臨時申請案該如何揭露 發明，以避免不具可實施性的問題產生。 為了主張優先權，Storer 基於臨時申請案的揭 露內容來主張，並認為臨時申請案揭露了其概念並 可推定付諸實現 (constructive reduction to 二、概述 practice) 。在Clark 申請駁回Storer 之優先權主張 與Clark 申請無效(invalidate)Storer 的請求項(基於 此判例係有關於美國專利改革法案(America 缺乏可實施性(enablement) 和書面敘述(written Invents Act ；AIA) 之前所適用的衝突程序 description)) 的聯合決定中，審理暨訴願委員會 (Interference) 。衝突爭議係關於透過具有特定化學 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)做出了 和立體化學結構的化合物來治療 C 型肝炎的方 Storer 的臨時申請案對於此衝突程序爭議(the 法。其係基於具有2´(down)位置的氟取代基之具有 count of interference)( 註：Count means the 五元環結構的化合物，其基礎式為： Boards description of the interfering subject matter that sets the scope of admissible proofs