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从方法论的视角看专利无效宣告请求（上） Amethodological review on patent invalidation request 文/王增鑫 闵磊 北京市立方律师事务所 ——引自《中国知识产权》中文版2014年6月第88期 【摘要】本文试图结合方法论，从专利无效宣告请求方的角度来看待如何处理一项专利无效宣告请求的问题。文中以简略介绍必要的专利无效宣告请求的法律规定、法定程序为先导，进一步借助多个翔实的案例，从较为宏观层面介绍了专利无效宣告程序中证据检索的思维架构，以及制定和运用具体无效理由的策略方法。 【关键词】 专利无效 证据检索 在我国，专利无效宣告程序常因专利侵权民事诉讼而起，是专利侵权民事诉讼案件中的被告化被动为主动，转而以专利无效宣告请求人的角色对抗专利权人的常用途径。专利无效宣告请求的结果往往预示着民事诉讼案件的结局，进一步间接影响企业商战格局。专利无效宣告程序因此几乎成为每场专利纠纷的必经程序[1]，是兵家必争之地。请求方如何运筹帷幄以决胜于千里之外，正如一场精彩的商战中的操盘者，担负着绝地反击的重任，因此，研究专利无效宣告请求的重要性不言而喻。 目前业内的研究多是结合民诉法从形式要件的角度出发进行整理，如左俊杰《专利无效宣告程序中运用证据的策略》[2]一文和同达信恒公司《专利权无效宣告常用策略简介》[3]一文，均着重法律的套用。或有侧重实务层面的探讨，如《专利性检索的策略分析》一文与《专利权无效宣告探讨》[4]一文，则尚嫌欠缺系统性和灵活性。有鉴于此，本文尝试结合方法论[5](本文所称的方法论，简言之，就是用什么样的方式、方法来理解和处理专利无效宣告请求的问题。)，从专利无效宣告案件中请求方的视角出发，在研究多份案例的基础上，对请求方主导专利无效宣告请求程序的一般性方法进行初步探究。 一、专利无效宣告请求的法定理由及其程序 专利无效宣告请求的法定理由体现在《专利法实施细则》第六十五条第二款中，该条款所列理由是对请求宣告专利权无效理由的穷尽性规定。凡其理由不属于该条款所列之一的无效宣告请求，专利复审委员会不予受理[6]。对于发明和实用新型专利而言，被普遍采用的理由主要集中在《专利法》第二十二条，其中尤以“专利三性”[7]中的创造性为著。 专利无效宣告请求的法定程序，较为重要的程序和时间节点包括： 1、无效宣告请求的提出 根据《专利法》第四十五条的规定，专利无效宣告请求的提出日，可以是公告之日起任何时候，即使专利权因期限届满而终止或者在期限届满之前就被终止，仍然可以提出无效宣告请求。[8]实践中，多数的无效宣告请求是基于请求人成为民事诉讼案件中的被告而反击提出的。这种情况下，专利无效宣告请求的提出，是在收到民事诉讼《应诉通知书》之日起15天之答辩期内完成。一般采取向专利复审委员会面交请求书的方式以便快速拿取《无效宣告请求受理通知书》，并以此为依据向民事法庭申请中止审理。 2、增加理由或者补充证据 自提起无效宣告请求之日起一个月内，为依据《专利法实施细则》第六十七条规定的增加无效理由或补充证据的期间，依法不得延长。该期间也是请求人检索证据的最后时间段，在该期间，请求人需提出全部无效理由和证据，并结合理由和证据进行说明[9]，否则相关理由和证据将可能被视为未提出[10]。另外值得注意的事，外文文献的中文翻译件也应在此期限内全部提交。 3、口头审理阶段 应专利复审委员会通知，请求人与专利权人于指定的日期参加口头审理，进行证据调查和辩论。口头审理阶段是请求人充分陈述、解释自身观点，阐明各项无效理由及证据的关键环节。 4、作出审查决定 实践中，口审后半年左右的时间内，当事人会收到专利复审委员会作出的《无效宣告请求审查决定书》。根据《专利法》第四十六条的规定，当事人不服专利复审委员会做出的决定的，可以于收到通知之日起三个月内向指定管辖的北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，从而启动后续的行政诉讼程序；期限届满未提起行政诉讼的，该审查决定即告生效。 以上过程是专利无效宣告程序的一般过程，其中，第1、2环节为执行证据检索与制定无效请求策略的最佳时期，第3环节为充分说明阐释事实和理由的时期，也是无效请求策略得以全面发挥的时期，第4环节则为本场无效宣告程序终结、验证上述无效请求策略的阶段。发起专利无效宣告请求时，宜以该过程为时间轴，把握各项解决问题的思维和策略的运用。 二、专利无效宣告请求证据检索思维架构的构建方法 “工欲善其事，必先利其器”。发起无效宣告请求，不考虑单纯为拖延诉讼的目的[11]和专利权人的特殊目的[12]，请求人均期望成功无效专利的目标权利要求。专利权能否被成功无效，在根本上取决于证据的检索和获取，并在有限的补充证据期限内搜集到足以推翻被请求案的目标权利要求的证据。这需要从宏观层面上搭建用于指导证据检