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发明专利申请的创造性判断之我见 2011-05-15 00:17 作者：马高平 《中华代理人协会网站》? 内容提要：“审查指南”中关于创造性即显而易见性的判断存在瑕疵．其在现有技术的结合的逻辑推理过程中包含了本发明的内容。笔者认为，在进行判断发明的创造性的逻辑推理时。应当始终站在现有技术的角度，始终使用现有技术公开的内容和启示进行结合后的内容与发明的权利要求进行比较。关键词：创造性判断 事后诸葛亮现有技术的结合问题的提出： 专利的三性是一个发明专利申请能否被授予专利权的基本要素，而其中的创造性即显而易见性是其中较难判断也是争论最大的特性。“审查指南”给出了判断显而易见性的步骤，即通常可按照以下三个步骤进行。(1)确定最接近的现有技术；最接近的现有技术．是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案．它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题：(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。“审查指南”中举了这样的例子，专利申请的权利要求涉及一种改进的内燃机排气阀．该排气阀包括一个由耐热镍基合金A制成的主体，还包括一个阀头部分，其特征在于所述阀头部分涂敷了由镍基合金B制成的覆层，发明所要解决的是阀头部分耐腐蚀、耐高温的技术问题。对比文件1公开了一种内燃机排气阀，所述的排气阀包括主体和阀头部分，主体由耐热镍基合金A制成，而阀头部分的覆层使用的是与主体所用合金不同的另一种合金，对比文件l进一步指出，为了适应高温和腐蚀性环境，所述的覆层可以选用具有耐高温和耐腐蚀特性的合金。对比文件2公开的是有关镍基合金材料的技术内容。其中指出，镍基合金B对极其恶劣的腐蚀性环境和高温影响具有优异的耐受性。这种镍基合金B可用于发动机的排气阀。 在两份对比文件中，由于对比文件1与专利申请的技术领域相同，所解决的技术问题相同．且公开专利申请的技术特征最多，因此可以认为对比文件1是最接近的现有技术。将专利申请的权利要求与对比文件l对比之后可知，发明要求保护的技术方案与对比文件1的区别在于发明将阀头覆层的具体材料限定为镍基合金B，以便更好地适应高温和腐蚀性环境。由此可以得出发明实际解决的技术问题是如何使发动机的排气阀更好地适应高温和腐蚀性的工作环境。根据对比文件2，本领域的技术人员可以清楚地知道镍基合金B适用于发动机的排气阀．并且可以起到提高耐腐蚀性和耐高温的作用，这与该合金在本发明中所起的作用相同。由此．可以认为对比文件2给出了可将镍基合金B用作有耐腐蚀和耐高温要求的阀头覆层的技术启示，进而使得本领域的技术人员有动机将对比文件2和对比文件1结合起来构成该专利申请权利要求的技术方案，故该专利申请要求保护的技术方案相对于现有技术是显而易见的。这样的推理看似很严密、很合理，但是其是站在看了本发明的基础上的、事后诸葛亮式的逻辑分析。显然对于申请人和发明人是很不公平的，也违背了判断创造性的基本原则。而该推理逻辑在目前的审查实践中被广泛使用，成为了判断创造性的八股文。思考和探讨：根据专利法的规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。该实用新型具有实质性特点和进步。判断一个发明是否显而易见，必须使用发明申请前已经公开的现有技术或者其结合与本发明的权利要求相比较来进行逻辑推理。在该逻辑推理中不应当加入本发明的内容，否则就势必造成事后诸葛亮的判断结果。例如，一个关于装填药的设备的发明专利申请，其包括一个带有孔的底板，孔下有空腔，一个刮板扫过底板表面将药刮到底板上的孔中。即借助于一个旋转刮具进行刮填，从而填充空腔。审查意见中使用的对比文件1与本发明的权利要求l的区别是对比文件1没有刮板，而本发明有刮板，并指出该区别特征的实际目的是为了刮填空腔。而对比文件2中公开了一个填充药的装置，包括刮板来进行刮填，其作用和效果与本发明的刮板完全相同。因此，对比文件1和2的结合可以破坏本发明权利要求1的创造性。但是，笔者发现对比文件1中根本不需要也不可能使用刮板，因为对比文件l中的孔和空腔突起在底板上，根本无法使用刮板，对比文件1和2不能结合。因此，本领域技术人员由对比文件1根本不能想到其与本发明的区别。也不能想到解决本发明要解决的技术问题．因为对比文件1根本不存在那样的问题。也就是说．上述推理不是站在现有技术的基础上的推理。而是看了本发明之后才知道了要解决的技术问题，并将其加入到创造性的判断逻辑推理中。这必然导致事后诸葛亮式的错误判断。这样的例子决不是个案，笔者在专利代理行业工作的十几年中发现很多专利申请相对于对比文件l要解决的技术问题在对比文件1中根本不存在或者由对比文件1根本想不到，也就不可能去找其他的对比文件或者公知常识来解决该问题。因此，笔