美国软体专利与商业方法专利保护的新趋势.doc

从美国KSR 案谈美国软件专利保护的新趋势 李珍权 前言 过去二十几年来，美国联邦巡回上诉法院 (CAFC )对于显而易知性 (obviousness) 一直是采用所谓的「教示—联想—动机」检验标准。在专利审查实务上，美国专利商标局(USPTO )要求审查员在依据专利法第 103 条核驳受审申请案时，必须引用并结合两篇或两篇以上的先前技术文献 (prior art reference)，或引用单独一篇先前技术文献并结合申请人所承认的先前技术 (admitted prior art)。 在此专利侵权诉讼案件当中，KSR 质疑这个检验标准的正当性，并由知名的法学教授 John Duffy 代表 KSR 向美国最高法院提出诉愿，请求最高法院准予调阅 CAFC 的判决 (Petition for Certiorari)。换言之，负责审理专利诉讼的法院应该以更确实的检验标准来判断专利请求目标的显而易知性。 简言之，CAFC在此案判决中，增加了判断申请专利范围需具有非显而易见性的条件，这对于商业方法、软件专利的影响非常重大，因为在这些专利的申请范围中，往往有某一部分在现有技术中已经存在。USPTO依据此判决，未来将可以不具有非显而易见性为由，驳回专利申请，这样就会增加专利申请取得授权的难度，而涉嫌侵权人在诉讼上也可以涉案的专利不具有非显而易见性为由，降低自己在法庭上辩护的难度。此而接连地在2008.10.30 CAFC 也援用KSR之判决在广受瞩目的 In re Bilski案作出类似限缩的判决。也将深深影响未来软件专利的审查基准，故而吾等想针对其非显而易见性 (Non-obviousness)之见解来探讨软件可专利性之审查。 美国软件专利发展演进 美国软件专利的发展，背后隐含着软件技术的演进，早期软件技术的实质内涵，大都仅是协助人们进行重复且例行的计算，基本上仅算是单纯数学演绎法演练，因此，早期认为「计算机软件」像等同于「数学演绎法」。进而深究「数学演绎法」的本质，若仅将数学演绎法的逻辑推理程序转由计算机执行，那只可说是将人脑中的逻辑推理程序移植到计算机中，而藉由计算机执行的结果，其唯一的价值只是加速该数学演绎法的计算，并没有创造出任何具有效益(useful)的应用(practical application)。 若依35 U.S.C. § 101之规定，要成为法定的专利目标必须要是一种新颖且实用(new and useful)的方法(process)、机械(machine)、产品(manufacture)、组，成物(composition of matter。或上述四种类型的改良(improvement)。所以最高法院才在早期的Benson案例中，认为「数学演绎法」类似一种「抽象概念Abstract idea」，若仅是透过计算机执行该 「数学演绎法」，并企图籍专利先占(preempt)该数学演绎法，该专利范园并非35 U.S.C. § 19.1.，所欲保护的专利目标。 此外最高法院Benson案判决的解读，曾经一度排除所有「演绎法(general algorithms)」之可专利性，但关税暨专利土诉法院(CCPA)在 Chatfield案中确立最高法院在Benson案，仅在禁止「数学演绎 (mathematical algorithms )」本身的可专利性，而具可专利性的技街往往往系针对特定的问题而发展阶段性(step-by-step)的解决步骤，这是广义一种广义的「演绎法(general algorithms) 」，故不应排除「演绎法(general algorithms)」之可专利性。而CCPA在Chatfield案中，却再次确定数学演绎(mathematical algorithms)本身并不具可专利性。 直到最高法院于Diamond v. Diehr一案中，首次认同「计算机软件( computer process)」符合35 U.S.C. § 101之可专利性。最高法院认为不可专利性之目标仅包令，自然法则（laws of nature)、自然现象(natural phenomena)及抽象概念(abstract ideas)三种，若要确定其是否为专利法定目标(subject matter)，最高法院扬弃了「point of novelty 」的判断原则，而认为需就其整体专利范园(claims as a whole) 进行审查，方可判断其是否为35 U.S.C. § 101之法定目标，并进一步指出「若将自然法则或数学演绎法庭、用于习知之结构或流程，其发明仍具可专利性。因此， Diehr案可说是确立「计算机软件」专利性的重