[对等同原则适用限制条件的探讨.docVIP

对等同原则适用限制条件的探讨 谭筱清 ? ? [基本案情] ????甲公司拥有“甲代烯丙基磺酸钠（下称SMAS）生产方法及设备”的发明专利（下称涉案专利）。其独立权利要求1明确：“一种甲代烯丙基磺酸钠SMAS生产方法，以甲代烯丙基氯和无水亚硫酸钠为原料，其特征在于它采用母液循环法制SMAS。”其中（1）明确：“通过搪玻璃反应釜将甲代烯丙基氯连续滴加至亚硫酸钠溶液中制得粗SMAS，并脱反应前期水，然后反应液经无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子”[对于（2）（3）（4）后三个步骤当事人均无争议故从略]。专利权人并在其专利说明书中明确：第一过程为反应、脱反应前期水、活性炭吸附及过滤过程。另据专利文献记载：涉案专利在1998年2月11日第一次申请公开文件中，权利要求1对脱除杂质铁离子的技术特征表述为“反应液经活性炭吸附脱除杂质铁离子”。在授权审查阶段，针对审查员就涉案专利申请不具有新颖性的疑问，专利申请人于1999年1月21日向原国家专利局提交一份《意见陈述书》中表明：“本发明申请的技术特征与对比文件1的不同点表现在：……（3）本发明申请的工艺过程有反应液经活性炭吸附脱除杂质铁离子的过程；（4）本发明申请的母液循环过程包括结晶后的固液混合物进入离心机，离心后的母液循环返回吸附釜进行活性炭吸附；……”。《意见陈述书》还陈述“……所用的活性炭为无定型锯末活性炭，根据申请人实践，这种活性炭能够在碱性溶液中最好地吸附絮状金属离子。……”专利申请人并为此专门于1999年3月3日第二次向专利局提交《意见陈述书》明确：“对权利要求1‘反应液经活性炭吸附脱除杂质铁离子’修改限定为‘反应液经无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子’。”后通过审查被授权。经过庭审确认，SMAS不属于新产品。? ????被控侵权方乙公司生产并且销售SAMS产品，根据调查乙公司的技术资料并经法院现场勘验确认：乙公司也是采用甲基氯丙烯（即甲代烯丙基氯）和亚硫酸钠为原料，来获得甲基丙烯磺酸钠，然后通过蒸发、结晶、母液循环洗涤的方法获得高纯度甲基丙烯磺酸钠。经双方确认：乙公司被控侵权方法与涉案专利技术的主要区别在于：在涉案专利独立权利要求（1）步骤之前，也就是在亚硫酸钠溶解后加入反应釜之前脱除杂质铁离子。且脱除的方法是将亚硫酸钠溶液调整PH至弱碱性、再加EDTA（一种碱性物质），通过化学反应使铁离子与EDTA生成稳定的络合物后予以去除。? ????甲公司就乙公司采用的被控侵权方法构成专利侵权诉讼至法院。? [法院裁判] ????就相关技术特征是否适用等同判定问题：一审法院认为，虽然在杂质的去除方式和顺序上甲、乙公司之间存在不同，但在化工工艺中，活性炭吸附铁离子与调整PH、加EDTA使亚硫酸钠中的铁离子生成络合物都属于常规的吸附手段，其作用都是便于通过过滤介质截留固体，本领域的普通技术人员联想到这些技术手段并不需要创造性劳动。同时，反应前与反应后去除铁离子尽管顺序不同，但没有证据证明这种不同有本质区别，乙公司主张会对甲代烯丙基磺酸钠的收率有影响，没有提供证据证明，故本院不能采纳，该特征也属等同。故乙公司的生产方法落入甲公司涉案专利权的保护范围，构成等同侵权。? ????二审法院则认为，根据乙公司二审提交的涉案专利文献记载，在专利审查阶段，专利申请人为了取得专利授权，强调涉案专利技术特征与已有技术的区别，缩小限定“活性炭吸附脱除杂质铁离子”为“无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子”，并最终作为本专利具备新颖性的重要技术特征，被原国家专利局确认后授权。现在专利侵权诉讼阶段，甲公司又推翻其专利审查阶段对涉案专利中该本质性技术特征的限定，要求法院适用等同原则扩大其专利保护范围，有违禁止反悔原则。故二审法院认为，涉案专利申请人在专利审查阶段已以《意见陈述书》的书面方式对涉案专利权利要求进行了修改，其明确限定其采用“无定型锯末活性炭吸附脱除杂质铁离子”作为涉案专利权利要求保护内容，故专利侵权诉讼阶段不能再适用等同原则将其专利保护范围延伸到该技术内容所限定的范围。故一审法院脱离涉案专利权利要求书限定的保护范围、不适当地运用等同原则扩大涉案专利保护范围不当，应予纠正。? [判解研究]? ????关于本案的处理存在不同的意见。? ????一种意见认为本案适用等同替代原则，乙公司的被控侵权方法落入专利技术保护范围，从而构成专利侵权。另外一种意见则认为本案不适用等同原则，因为对于非新产品的化学方法专利，在是否侵权判定过程中不能适用等同原则，本案不构成等同侵权。第三种意见认为，对于非新产品的化学方法专利，在侵权判定过程中可以适用等同原则，但本案不构成侵权。不侵权理由分别是：一种意见明确化学方法与物理方法本身就属于不同类别的方法，属于“基本手段”不同，故不符合等同判定的基本要求。另外意见则认为，是否适用等同要首先适