98年度第三次智慧财产案例评析座谈会议纪录.PDFVIP

98 年度 第三次智慧財產案例評析座談 會議紀錄 壹、 時間 ：98.07.21（二）下午 14:00 貳、 地點 ：臺大創新育成中心A 棟 1 樓 104 室（台北市思源街 18 號） 參、 主持人 ：謝銘洋教授 會議記錄 ：陸照婷 肆、 出席人員 ： 學界代表—李崇僖教授 （中原大學財經法律學系 ）、黃銘傑教授 （臺大法律學院） 實務界代表—林秋琴律師 （常在法律事務所）、陳家駿律師 （球 科技法律事務所 ）、劉法正律師 （聖島法律事務所） 官方代表—石博仁主任 （智慧財產局）、梁璦麗編譯(智慧財產 局專利三組) 學院代表—王惠玲顧問 （TIPA 協同主持人，惇安智慧財產管理 股份有限公司 ） 伍、討論提綱 ：專利侵害訴訟中專利有效性之抗辯【下】 陸、會議紀錄： 謝銘洋教授 ： 今天最主要是要探討在專利訴訟中，專利無效的抗辯所會牽涉到的問題 。目 前很可能發生智慧財產法院的認定跟智慧局舉發的認定結果不一的狀態 ，對當事 人而言，見解不一應如何進一步尋求救濟？據我的了解 ，如果一開始是被智慧財 產法院認定有效 ，後來舉發成立認定專利無效，這種情形被告因為在有效的情形 底下被判侵權確定 ，被告後來主張因為專利被舉發撤銷，所以被告可以請求再 審；然而如果反過來 ，在智慧財產法院認定無效，而判決原告敗訴確定，但在智 慧局認為舉發不成立 ，原告有沒有機會尋求救濟？目前所聽到一般見解是認為不 1 可以提起再審之訴 ，這點似乎對原告來講是不公平的，這是第一個議題。 有效性抗辯時 ，如果被告主張因為另有前案資料，所以不具備新穎性，主張 專利欠缺新穎性而無效 ，智慧財產法院法官可不可以認為說這種情形不是不具備 新穎性 ，前案資料跟原告技術並不完全一樣，因此原告專利新穎性仍然具備，但 是原告專利技術比較前案來講進步性有限 ，因此認為不具備進步性，而認定專利 無效 。也就是在當事人沒有主張的情形之下，法官可不可以做當事人主張以外的 認定 ？這是第二個問題 。 專利侵害的訴訟被告抗辯專利的有效性 ，原告在訴訟過程中發現被告的抗辯 好像有道理 ，可不可以在訴訟中主張限縮專利權範圍？如果是在智慧局舉發撤銷 案，是可以更正專利權範圍 ，可是在專利訴訟裡可不可以？另外 ，前面提到智慧 財產法院先認定有效無效 ，後來在智慧局行政訴訟做相反的認定，但是實務上也 會發生智慧局先做有效性認定 ，甚至同樣的理由被告先前在智慧局舉發專利撤 銷，但是智慧局認為舉發不成立 ，專利權人到法院提起侵權訴訟，結果智慧財產 法院說智慧局的認定有問題 ，而認定該專利無效。智慧財產法院是不是可以推翻 智慧局的見解 ？ 最後 ，如果智慧財產法院認定專利無效，被告也到智慧局提出舉發，理論上 智慧局並不受到智慧財產法院拘束 ，但實質上智慧局會不會受到智慧財產法院見 解的影響 ？因為智慧財產法院都認定無效 ，如果智慧局為相反認定，案子未來還 是會跑到智慧財產法院 ，因此認定無效這件事，對智慧局會產生實質的拘束力， 所以我們雖然認為智慧財產法院對於無效性之認定是個案 ，但是其實是通案的效 力。這些都是我觀察智慧財產法院所做的判決之後所看到的問題 ，我想今天就針 對這些問題來討論 。 石博仁主任 ： 我想先回應老師最後一段 ，個案拘束力會產生實質通案效力，主要是因為法 院就是九位技審官和八位法官 ，可能他們認為不管民事或刑事的案子最後都會到 智財法院來 ，不如在這邊統一見解，我比較好奇這是這些法官共同的見解嗎？還 是當民事案件進來是 ABC 法官審 ，另外一個刑事訴訟是甲乙丙法官的話，難道 ABC 跟甲乙丙不