浅析发明人在专利实质审查过程中的答复方法.doc

PAGE  PAGE 6 浅析发明人在专利实质审查过程中的答复方法 Analysis of the reply way in the process of substantive examination to the inventor 　　 摘 要：本文从实际工作中遇到的问题出发，针对专利发明人在发明专利实质审查过程中如何进行思考和答复的问题进行分析，并通过实际案例，从专利发明人的角度对审查员的意见通知书进行理解和答复思考，便于专利代理人正确理解该专利技术的真正创新点，以及和对比文件的区别性差异，期望达到更好的答复效果。 关键词：发明人 答复 实质审查 区别技术特征一、前言 面对新形式下的经济环境，国家提出了“以创新促改革、以创新促发展”的科技创新发展战略，以促进产业升级，科技创新与转化过程中，专利起着较为重要的作用，在新形势下，为了保证申请效率和专利申请质量，大多数企事业单位专利均是通过专利代理机构完成专??申报工作的，作为需要经过实质审查的发明专利，发明人在专利申请初期提供交底材料以及和专利代理人沟通后，在专利实质审查过程中的沟通也对专利的答复方向甚至专利能否授权起着重要作用，本文根据实际工作过程中，发明人在拿到审查意见时遇到的疑问，针对发明人在实质审查过程中如何答复审查员的意见通知书进行探讨。 二、发明人专利申请中的作用 根据专利法实施细则第十三条规定，发明人：指发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。 作为专利技术的实际创造者，发明人是最清楚专利技术方案和熟悉本领域专业水平的人，因此通过发明人和专利代理人之间的沟通，确定发明的创新点、保护点和对技术变形、进一步优化方案等才能更好地体现在专利申请文件当中，而在发明专利的实质审查过程中，发明人的观点更成为审查员能否接受专利具有创造性的关键，最终影响能否授权。 三、实质审查过程中发明人的答复思路 1.看懂审查意见通知书的内容 首先从整体性出发，了解审查员对本申请的倾向性意见。 a.发明人在收到代理机构转发的第一次审查意见通知书时，可以先看第二页，审查员关于权利要求书勾选的项目，可以看出审查员对该专利的第一次倾向性意见，如下图所示，审查员认为该发明权利要求中的1-7项不具有创造； 图1 b.从上图的图1下方还可以看到，发明人可以从“7-基于上述结论性意见，审查员认为”看到审查员的倾向性意见；如图1中的例子可以看到，审查员对该申请的创造性有较大质疑，就需要代理人和发明人引起重视，考虑如何进行答复来说服审查员； c.从审查意见通知书的最后一页最后一段话来看，也可以看到审查员对该专利的总结性意见； d.另外，发明人还可以从审查意见的第一页的对比文件数量、整个审查意见书的页数来看，如果审查意见书的页数较多，则有可能是审查员对该申请的权利要求均进行了评述，就需要发明人仔细对审查意见的内容进行分析了。 当然，最好的方式是发明人将审查意见通知书的内容认真阅读和分析，但目前大多数的发明人在拿到审查意见通知书时都不会引起重视，通过以上简单的判断方式了解审查意见的方向后，在审查员的倾向性意见对该专利授权不利时，就应该认真分析审查意见的内容了。 2.分析审查员的意见是否正确 在发明人得到审查员的意见后，需要对审查意见通知书的内容进行深入理解，才能对审查意见中的内容进行质疑和答复，那么应该怎样针对审查意见的内容进行思考呢？ a.发明人作为本申请的技术领域内的技术人员，首先可以看下对比文件1的技术方案是否和该申请有关联性，如技术领域是否相同、解决的技术问题和达到的技术效果是否相同、技术方案是否存在实质性区别等； b.重点分析审查员对独立权利要求和对比文件的区别描述，由于各个专利撰写时对结构零部件或过程的命名有所差异，审查过程中审查员会首先找出对比文件1和本申请的区别特征，在有类似的结构或过程时，审查员通常会提到对比文件中有什么结构或特征，就相当于本申请的对应特征；这时，发明人可以分析这个相当于前后的特征是否能够相当于起来，若不能，需要详细说明理由，作为一个和审查员争论的点，审查员作为专利审查人员，对于具体的专业领域不一定有发明人认识深刻，这样的等同特征的判断不一定准确，所以发明人可以抓住这一点进行分析，得出较为重要的区别技术特征； c.分析审查员得出的区别技术特征和实质解决的问题，这里也是比较关键的地方，可以质疑审查员得出的区别技术特征正确性和准确性，有的区别技术特征并不是简单的除了和对比文件相同或相似部分以外的文字，有的区别技术特征是需要结合审查员已经排除的相同部分才能得出的区别，这里的区别技术特征也最容易被忽略，当然最后得出的该申请实质解决的问题也就有所不一样了，这也就是一个可以争论的点； d.接下来审查员会针对区别技术特征进行意见陈述，一般采用直接评述或另外找一份对比文件来进行创