专利复审决定的类型、法律效力及司法审查(专利知识讲座161)韩晓春.pdf

专利知识系列讲座 韩晓春 161、专利复审决定的类型、法律效力和司法审查 1、复审决定的类型 根据专利审查指南的规定，复审决定有三种类型： （1）复审请求不成立，维持驳回决定。指驳回决定不仅在实体上正确，而 且在作出驳回决定的程序上也是正确的，复审决定维持驳回决定。 （2 ）复审请求成立，撤销驳回决定。表现为三种情况：一适用法律错误。 通常指本应适用A 条款，但适用了B 条款，不包括误将A 条款打印成B 条款。 二缺少必要的证据支持。指审查员据以驳回的证据不能认定，或者现有证据不 足以认定。如复审合议组认为原审查员据以驳回的对比文件不足以破坏权利要 求的创造性。三违反法定程序。指违反专利法或细则规定的程序，如在作出驳 回决定以前，没有给申请人陈述意见的机会等。 （3）经复审请求人修改，克服了驳回决定所指出的缺陷，在修改文本的基 础上撤销驳回决定。如驳回理由是单一性问题，申请人在复审期限删除了不符 合单一性的权利要求。 2、复审决定的法律效力 对上述三种不同类型的复审决定，作出决定后的法律效力亦是不同的。如 果是第二种和第三种，即撤销了原驳回决定，则该复审决定一经送达原审查部 门和当事人，就立即生效。且原部门应当执行专利复审委员会的决定，不得以 同样的事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的决定。原部门有意见也 不允许再申诉，或向法院提起诉讼。因为复审委员会在专利审查上相对于原审 查部门是上级行政机关，在行政法制度上，下级必须服从上级。如果撤销理由 是程序违法，原审查部门在纠正了违法的程序后，仍然适用原证据和理由作出 驳回决定是允许的。但如果复审决定是维持驳回决定，则该复审决定并不立即 产生确定的法律效力，还需要等三个月的时间，在此期间，如果当事人向北京 市第一中级人民法院提起了不服复审决定的行政诉讼（设立知识产权法院后， 向北京知识产权法院提起诉讼），则该驳回决定并不生效。即复审决定具有类 似于法院一审判决一样的法律效力，如果超过三个月未提起行政诉讼，则该驳 回决定将产生确定的法律效力。即就发明专利申请来讲，该驳回的技术全部进 入公有领域，大家可以随便使用。 3、复审决定的司法审查 对复审决定的司法审查，也就是专利复审诉讼，复审诉讼具有如下特点： （1）复审诉讼属于行政诉讼。基于专利审查程序是行政授权程序，故对专 利申请驳回的行为应当属于具体行政行为，而对驳回决定的行政救济是专利复 审，而且是复审前置审查 （不能直接去法院）。该前置审查的决定、即复审决 定亦属于具体行政行为，对该具体行政行为的司法审查，应当属于行政诉讼， 尽管这种行政诉讼不同于一般的行政诉讼。根据专利法的规定，在不服复审决 定的后续诉讼中，专利复审委员会为被告人，而非国家专利局或后来改名的国 家知识产权局。但在编制上，专利复审委员会属于专利局或国家知识产权局的 一个部门，属于国家知识产权局的下属单位。但在专利审查业务上，从 1985 年 专利制度建立时，专利法就将其拟制为比专利局审查部门高一级的机关。即在 两个问题上专利复审委员会可以自己的名义独立活动，一是作出决定时，包括 复审决定或无效决定，均是以专利复审委员会的名义作出。二是出庭应诉时， 不是以专利局或国家知识产权局的名义，而是独立的以自己专利复审委员会的 名义。况且，现在专利复审委员会在经济上也已经是一个独立的法人了，进行 民事活动也是自己的名义了。 （2 ）复审诉讼受案范围经历了两个阶段。在不服复审决定（包括无效决 定）向法院起诉的问题上，我国经历了两个阶段。在专利制度建立的初期，即 按 1985 年生效第一部专利法的规定，和 1993 年生效的第二部专利法的规定， 只有不服对发明专利申请的驳回决定、复审委员会维持驳回决定的，可以向法 院起诉。而对实用新型和外观设计的驳回决定，复审维持后，并不能向法院起 诉。只是从 2001 年生效的专利法开始，对维持实用新型、外观设计驳回决定的 复审决定不服的，当事人才可以起诉到法院。开放实用新型和外观设计复审和 无效决定司法审查的原因在于三个，一是为了适应加入《与贸易有关的知识产 权协议》的需要，根据该协议，涉及专利权丧失的行政决定，缔约方必须给予 司法救济的程序。再一个原因是我国本身专利实践的需要。基于多年来对维持 实用新型和外观设计驳回决定不服，而提出复审请求（包括以前的异议程 序），或者对复审