MeansplusFunction、功能限定与专利.doc

“Means plus Function”、功能限定与专利 “Means plus Function”、功能限定与专利撰写 2010年11月06日 　　作者按：一篇四年前的老帖，在IPonline发表，今天翻出来，供感兴趣的同仁参考。 　　“Means plus Function”、功能限定与专利撰写 　　有同仁提出需要Mean plus function方面的案例，笔者就己所知，于此聊作绍介，以飨诸位。 　　Mean plus funtion可译为“手段＋功能”或“方法＋功能”（台湾地区也译作“技术功能手段”，对于有译作“装置＋功能”的，笔者表示保留）。它概括自美国专利法第112条第6项（35 U.S.C. §112, 6） 　　“An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof”。 　　（有译为：多数元件组成之申请案其权利要求项可以不必复述其结构、材料或动作，而以实现特定功能的方法或步骤来表达。此时该权利要求应解释为覆盖了说明书中所记载的相应结构、材料或动作以及其等同物。） 　　即是说，比如,在美国专利申请中可以不写“螺钉”（bolt）而用“扣紧的方法”（means for fastening）代替，这一所述的“方法＋功能”权项涵盖了说明书中所有能实现“扣紧”功能的结构及其等同物。而注意，在中国专利实践中将权利要求中的功能性特征理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，而不是如同美国专利法所规定的“采用这种方式撰写的权利要求应当被解释为覆盖了说明书中所记载的相应结构、材料或动作以及其等同物”这种限制性解释，因此，中国审查实践中对功能性限定采取了限制使用的做法（参见审查指南第二部分第二章3.2.1）。 　　Mean plus funtion其实主要涉及到计算机软件的专利性问题，美国国会（专利法）、专利商标局、法院在围绕这一问题上的规定、解释、操作和判决在不断博弈，形成了如今在软件专利判定标准宽松、申请量大增的现状。 　　美国法院在1946年的Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1 (1946) 判决中（从新颖性的角度）排除了”functional language“(功能性语言)，拒绝了所谓的“functional claims“，而国会在1952年修法时仍然保留了与1870专利法实质相同的规定，即对功能性限定的权利要求持肯定态度。 　　美国专利商标局（USPTO）在专利审查中的实际操作中，以审查员难以判断对于某些技术特征何为其等同物（equivalent ）为由，将means plus function claims 广义的解释为包含了能达到所述功能的任何可能方法（cover all possible means for achieving the stated function）。而在处理相关的侵权问题中，法院对于如何解释该类权利要求，按照法定的限制已经给出了适当的尺度。1994年，美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在In re Donaldson Company, Inc.（16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir.1994)）案中对USPTO的做法予以明确反对，它指出，35 USC 112, 6对专利商标局的专利审查与法院的侵权判定中并没有分别，专利审查员对于“方法＋功能”语法的最大的合理的解释就是按照法律规定，PTO在作出可专利性判断中，不可以忽视了记载在说明书中相对于该语法的“结构”（structure）。之后，PTO 在修改的审查指南中规定，审查员在解释权项中的“方法＋功能”语法时，应限制为说明书中记载的相应的结构、材料和动作及其等同物，而依照审查指南，现有技术之因素不能被认定为“等同物”，除非其能实现特定的功能。 　　同年美国联邦巡回上诉法院在In re Trovato（42 F3d 1376, 33 U.SP.Q 2d 1194 (Fed. Cir. 1994) ）案中也涉及到了3