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廣流智權評析 第 32 期 2016-04-01 美國專利權耗盡原則- 基於CAFC 對Lexmark v. Impression 全院聯席判決 盧建川/專利師 2016-04-01 ● 前言 台灣專利法第 58 條賦予發明專利權人，專有排除他人未經其同意而 實施該發明之權，物之發明之實施指製造、為販賣之要約、販賣、使用、 或為上述目的而進口該物之行為。第 59 條規範專利權效力所不及之事項， 1 其中第 1 項第 6 款即規範國際耗盡原則 。 依據台灣專利法，上圖中，在專利權人授權製造晶片並販賣後，無 論電腦製造商之製造、賣場之販賣/要約、或消費者之使用，均不生侵權 問題；同時，即便上述授權境外製造與販賣後，再被進口至台灣，依台 灣專利法，其專利權亦已耗盡，無侵權問題。 美國專利權耗盡原則(Doctrine of Patent Exhaustion)亦稱首次販 賣原則(first sale doctrine) ，往往涉及幾個議題，在國內耗盡部分，買方 購買後進行「維修」(repair)後再賣，屬於侵權行為嗎？若維修的程度為 購買一台但維修成二台，還算維修嗎？還是屬於再造(reconstruction) ？ 若某些產品販賣時僅限單次使用(如印表機卡匣) ，此限制能避免權利耗盡 1 廣流智權事務所 台北所：22069 新北市板橋區民生路一段 33 號 17 樓之 3 TEL ：+886-2-2950-0080 FAX ：+886-2-2950-0060 台北 ．新竹 ．台南 Wideband IP Office TAIPEI: 17F.-3, No. 33, Sec.1, Minsheng Rd., Panchiao District, New Taipei City 22069, Taiwan Taipei ．Hsinchu ．Tainan 廣流智權評析 第 32 期 2016-04-01 嗎？在國際耗盡部分，依屬地主義，如何以美國專利權授權他人在境外 製造與販賣？還是只約定不對進口至美國行為主張排他權？國際耗盡原 則是適用於二地都有專利權的情形嗎？ 本 文 係 以 美 國 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 (CAFC) 對 Lexmark Int’l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619 (Fed. Cir. 2016) (en banc)案於 2016/2/12 所為全院聯席判決進行說明。 ● 判決背景 Lexmark製造印表機與卡匣並擁有卡匣相關專利，Lexmark販賣系 爭卡匣，部分在US境內，部分境外；部分境外販賣及全部境內販賣的系 爭卡匣係以 「優惠價」但僅得單一使用/ 不得轉售的限制方式販賣的 (Return Program) ，Impression為了於US再販賣而取得系爭卡匣(該些 系爭卡匣係經由第三方修改後方能再使用) ，Impression進口系爭卡匣並 於 US 再 販 賣 ， Lexmark 以 販 賣 時 並 未 授 權 轉 售 與 再 使 用 為 由 告 Impression 。 Lexmark 認為差價反應了財產權益的價值，條件式販賣合約賦予買 家單次使用權，二造不爭執：最終買家在購買前均知悉所買具有折扣的 2 廣流智權事務所 台北所：22069 新北