都是“兔子”惹的“惑”--彼得兔商标侵权案的思考和启示(马 翔 马佰刚).docVIP

都是“兔子”惹的“惑” ——彼得兔商标侵权案的思考和启示 马 翔 马佰刚 上传时间:2006-6-3 中国律师200503 　2004年12月17日，北京市第一中级法院对广为社会各界关注的彼得兔商标侵权案件，即中国社会科学出版社（以下简称社科出版社）对北京市工商局西城分局（以下简称西城分局）认定其使用“兔子小跑图”构成商标侵权，并予以行政处罚的处理决定不服，而提起行政诉讼一案进行了公开宣判。法院判决西城分局对社科出版社作出的京工商处字（2003）716号行政处罚决定（以下简称716号决定）认定事实清楚，适用法律正确，行政处罚程序合法，处罚数额适当，维持716号决定。 　　围绕此案，商标侵权与版权的正当使用之说针锋相对，行政处理与法院审理相继提起，商标侵权之诉与请求确认不侵权之诉交织审理。同时此案又是中英两国的出版界巨头在商标权问题上的直接交锋。作为此案中被告方北京市工商行政管理局西城分局的代理律师，就这一案件谈几点个人看法，希望能抛砖引玉，进一步引发大家的思考。 　　这一案件起因于商标侵权行政投诉。“兔子小跑图”是英国著名童话作家毕翠克丝?波特童话故事里的一幅插图。毕翠克丝?波特女士于1943年去世。根据《中华人民共和国著作权法》，其创作的故事和插图自1994年1月1日起进入中国公有领域。1994年10月，英国费德里克?沃恩有限公司（以下简称沃恩公司）将“兔子小跑图”注册为商标，核定使用在图书、杂志等商品上。 　　2003年4月，社科出版社出版了10800套彼得兔系列丛书。该系列图书的封面、封底、书脊、页码等显著位置使用“兔子小跑图”标志。2003年4月初，沃恩公司以社科出版社在其出版的“彼得兔系列”丛书不正当使用“兔子小跑图”，侵犯其商标专用权为由，向西城分局投诉。8月27日，西城分局作出716号决定，认定社科出版社商标侵权，决定没收社科出版社侵权图书并处以高达35万元的罚款。10月27日，社科出版社向北京市工商局申请行政复议，北京市工商局复议决定维持了原处理决定。12月18日，社科出版社不服行政处罚决定，向北京市第一中级法院提起行政诉讼，请求撤销行政处罚决定。2004年6月30日，北京市第一中级法院开庭审理了此案。 　　社科出版社认为，“兔子小跑图”是公有领域的绘画作品，任何人都可以自由地使用。沃恩公司的“兔子小跑图”中含有图书商品的通用名称并说明该商品的内容、作者特点，具有了描述性，沃恩公司无权以商标专用权禁止他人正当使用；鉴于作者波特的姓名在中国尚无任何知名度，而“彼得兔”在国内外被广为熟知，社科出版社把“彼得兔系列”和“兔子小跑图”分别作为图书的书名和装帧设计，这种使用描述了图书的内容和特点，属于法律规定的善意使用，因而不构成商标侵权行为；社科出版社在图书的封面、书脊等显著位置使用了“中国社科出版社”的名称，在书脊使用了“中国社会科学出版社”的图形商标，明确地标示了中国社会科学出版社为该系列图书的出版者。社科出版社还认为，使用“兔子小跑图”商标，只有满足“误导公众”的条件，才能认定构成商标侵权，而社科出版社既没有误导公众的故意，也没有产生误导的结果，因而不应认定为侵权。社科出版社为确认“彼得兔系列”图书上使用“兔子小跑图”不构成商标侵权，在西城分局对此案进行行政处理过程中，向北京市第一中级人民法院提起了请求确认不侵犯注册商标专用权纠纷之诉。在本案的审理过程中，有些媒体也认为，如果认定这种使用方式侵犯商标权，会增加出版者的法律审查义务，增大社会公众使用公有领域作品的成本，并限制波特女士作品的传播。甚至有的媒体还猜测，认定社科出版社侵犯英国沃恩公司的“兔子小跑图”商标专用权，有迫于某种压力而帮助外国出版商打击国内出版商之嫌。 　　因社科出版社使用的“兔子小跑图”及使用的商品均与沃恩公司的注册商标及核定使用的商品相同，因而争议的焦点集中在社科出版社是否将“兔子小跑图”作为商标使用。围绕这一问题，社科出版社与沃恩公司在以下几方面展开激烈辩论：沃恩公司的“兔子小跑图”商标专用权是否可以得到全面的保护；“兔子小跑图”是否属于可正当使用的商标范围；社科出版社对“兔子小跑图”的使用方式是否属于正当使用等。 　　一、沃恩公司的“兔子小跑图”商标的有效性问题 　　对于沃恩公司的“兔子小跑图”有效性问题，原告社科出版社并没有提出异议。但为解决其他争议问题夯实基础，代理律师对进入公有领域的作品申请注册为商标的问题进行系统的分析。根据《商标法》第9条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”因此，只有是公有领域的作品、图形，或者注册人有权以注册商标方式使用的作品、图形，才可以申请注册为商标，否则就会侵犯他人的在先权利。也就是说在不违反商标法的前提下，公有版权的作品可申请注册为商标，取得商标专用