专利捐献原则的重构.PDFVIP

2018 年 第 7 期 学术研究 Academic 专利捐献原则的重构 ——从当然捐献到推定捐献 文 / 李雨峰　陈聪 摘要：我国专利制度中的捐献原则是一种当然捐献，在说明书中公开但没有记载到权 利要求中的技术方案被视为当然地捐献给了公众。捐献原则不仅适用于发明专利，也适用 于实用新型专利，而且适用捐献原则的必须是被特定化了的技术方案。公有领域可以为捐 献原则提供正当性的基础。从理论上看，我国规定的捐献原则确保了专利的公开功能，保 护了第三人的信赖利益，但对于专利权人过于严格。因此，将捐献原则从当然捐献改造为 推定捐献具有一定的意义。 关键词：捐献原则；权利要求；当然捐献；推定捐献 引言 同功能分野：权利要求书的目的是“告知公众 专利所保护的对象和范围，而说明书是告知公 在确定专利权的保护范围时，我国吸收了 众如何实施，二者都涉及发明是什么，它该如 1 美国司法界创设的捐献原则（dedication rule ）。 何制造和实施”。 北京市高级人民法院《专利 按此原则，仅在说明书或者附图中描述而未记 侵权判定指南》第58 条将这种方案解释为是专 载在权利要求书中的技术方案，不予保护。这 利权人的放弃。在司法实践中，也出现了一些 2 种不予保护的技术方案，被认为捐献给了公众。 运用捐献原则的判例。 围绕这一原则，也形成 3 捐献原则的基础在于说明书与权利要求书的不 了一些文献。 这些文献多集中于对捐献原则与 作者简介：李雨峰，西南政法大学教授，博士生导师；陈聪，西南政法大学知识产权专业博士生，重庆第五中级人民 法院法官。 基金项目：重庆市科学技术委员会项目“基于创新链的重庆地方立法研究”（cstc2017jsyj-zdcxB0118 ）。 1. University of Rochester v. G.D. Searle Co., Inc., 358 F.3d 916,922 n5(Fed. Cir.)2014 2. 最高人民法院（2013 ）民提子第225 号民事判决书；广东省高级人民法院（2013 ）粤高法民三终字第615 号民事判决书； 广东省高级人民法院民事判决书（2014 ）粤高法民终字第384 号；黑龙江高级人民法院民事判决书（2017 ）黑民终字第 456 号；广东省高级人民法院民事判决书（2017 ）粤民终1248 号；上海市高级人民法院民事判决书（2017 ）沪民终23 号。 3. 例见丁锦希等：《美国捐献原则及其对我国的启示》，载《知识产权》2011 年第 10 期；岳利浩：《捐献原则是对等同 原则的必要限制》，《中国知识产权报》2014 年4 月2 日第008 版；杨孛：《专利法上捐献原则的适用研究》，西南政法 大学2017 年硕士论文；等等。 27 2018 年 第 7 期 学术研究 Academic 等同原则的关系讨论，或者对捐献原则相关制 用，对于一个受专利权保护的技术方案而言， 度的讨论。但仍留下了一些未竟的领域：捐献 技术特征越多，对技术方案的限定越强，该技 原则涉及到说明书与权利要求的关系，而权利 术方案受到保护的范围越小；技术特征越少， 要求书又是权利要求的重要文件，该如何把握 对技术方案的限定越弱，