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2008 年美国企业知识产权管理策略论坛Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett Dunner, LLP 演讲人 Esther Lim林艺思律师esther.lim@1.202.408.4121 管理和运用知识产权 背景 知识产权本质是一种营销工具，必须做到物尽其用 但知识产权的价值容易流失 缺少有效的保护 未能有效运用 未能规避/抵销他人的权利 排查是关键 知识产权的保护/规避费用可能是主要障碍 专利 根据目标制定专利申报策略——营销工具 为什么取得专利 阻止他人（排他权） 防止复制 防止他人取得针对您的排他权（自由） 防止竞争对手申请禁制令或收取高额费用 基本原则 为获得排他权，涵盖您自己的产品/工艺 为获得自由，涵盖竞争对手的产品 专利申报策略 专利申报策略 专利申报策略 专利申报策略 交换权利 如果他方拥有有效专利，并要求您 遵守其专利权： 您可以选择交换权利或支付费用 策略要点 申报策略从排查开始 如果竞争对手提出起诉，而您无法反诉，则表示您专利申报的主题不对 面对禁制令，最有效的防御是提出同样或更严厉的禁制令 技术授权和专利授权之间存在巨大差异 授权技术会给自己树立竞争对手 授权专利只是允许竞争对手存在 执行知识产权是根本 诉讼仅占“专利执行”的1/3 执行=诉讼，公开，授权 诉讼与授权并不对立 授权可缩小选择范围 诉讼只是万不得已的一种手段（特别是在美国） 诉讼不是“制导炸弹”，它会产生很多副作用 在内部，管理者会感到厌倦 客户和供应商会受到影响 “友好的”竞争对手会翻脸 通过诉讼执行知识产权 通过诉讼执行知识产权 通过诉讼执行知识产权 通过诉讼执行知识产权 切实可行的措施 制定公司知识产权政策，为业务活动中涉及知识产权的行为树立规范 为员工设立基本义务 为关键人员设立批准级别和权限 设立预期目标和绩效标准 切实可行的措施 设立专利申报甄选小组 小组中应包括下列领域的人员 工程和竞争分析 营销 生产（经营） 服务 法务 美国专利申请的策略与机会 Charles E. Van Horn 主题 美国专利保护的变化形势 专利审批时间延长（从申报到授予专利） 寻求有力的专利保护 美国专利商标局的策略/机会 形势变化 法院裁决 - KSR Inter. Co.诉Teleflex案；第101节“可获专利的主题事项 ” 专利法改革 美国专利商标局的政策/工作方法/活动 KSR Intern Co.诉Teleflex, Inc.案，127 S.Ct.1727 (2007) 驳回 硬性套用教导-启示-动机（teaching-suggestion-motivation，简称TSM)检验标准 来确定显而易见性（发明 性） 如果专利申请按照两种已知设备的既定功能，来权利要求它们的组合，则必须找出理由，证明一般技术水平人员能够组合该权利要求的发明 确定显而易见性时, 该领域内已知的,并被该专利能够解决的任何需求或问题，即可以构成一个为何以权利要求的方式组合各种要件的理由 美国专利商标局的审查指南- KSR 组合先有技术的要件 - 可预测的结果 对已知要件的简单置换 利用已知技术改进类似设备 将已知技术应用于已知设备 尝试的明显性- 可预测的解决方案 因设计激励或其它市场因素而产生的衍生物 教导-启示-动机(TSM) 可获专利的主题事项范围 Bilski案 - 采取全院联席审查，以确定按固定价格销售的商品的消费风险成本管理方法是否必须与机器挂钩，来使其成为具有专利性的主题事项 Comiskey案 - 单独的思维过程不构成具有专利性的主题事项：演算法只有在其它可获专利的主题事项中得到实施、操作、转换或涉及其它可获专利的主题事项 ，才具有专利性 Nuijten案 - 包含可在电子数据文件上产生数码水印的信息的信号不构成具有专利性的主题事项 专利法改革 今后的立法可能出现下列变化： 采取“申请优先”(first-to-file)原则 根据发明的贡献衡量赔偿金 采取新的专利授予后异议程序 要求每次申请时均提交申请人检索报告(Applicant Quality Submission) 实施不公平行为改革 要求发表所有申请 美国专利商标局的政策、工作方法和活动 制定规则 批准率 上诉委员会确认率 每次申请的审定通知书（授予或放弃） 美国专利商标局规则制定 待审查的延续申请/权利要求：2008年4月1日颁布的有关禁止实施的禁制令：Tafas诉Dudas案，2008 U.S. Dist. LEXIS 26086（弗吉尼亚州东区，2008年4月1日） 信息披露声明 上诉规则 权项内的替代物 生物材料样品保藏 批准率 确认率 每次申请的审定通知书 从申报到授予或放弃期间美国专利商标局审定通知书的