专利申请过程中的权利配置_法学理论论文.docVIP

专利申请过程中的权利配置_法学理论论文 专利申请过程中的权利配置_法学理论论文 [摘要]专利申请书中权利请求项部分的撰写，是整个专利申请过程的核心。对于专利工程师而言，不但需要考虑采取什么样的申请策略以使技术获得最充分的保护，而且还要注意平衡各参与人之间的贡献和收益。结合美国专利法的部分条文进行研究，可以得出一些权利配置方面的启示。 　　[关键词]专利申请；权利配置；权利请求项 　　 　　专利制度之道，在于藉由技术揭露而提升整体产业水平；专利制度之术，则在于行使专利的排他权。专利申请的目的，在于累积商业上的攻防武器及筹码，同时，亦可作为市场对特定公司研发能量的一种客观评价指标。在专利申请的同时，还有可能涵盖不同类型知识产权之间的交互运用，例如实用新型、商标、著作权与商业秘密等。怎样才能达到最佳的保护效果，是专利申请前后需要考虑的问题。 　　发明人在创作或发明完成时所进行的专利申请，可以依循一般专利制度下的申请规则，以专利排他权效力所及的范围，思考制造国、市场国、进口国或是竞争对手国等来作为申请国的考虑，或是在申请被驳回时运用最适合专利申请的制度来据理力争。除此之外，专利申请时的考虑因素，仍有一些法律规范之外的情况值得探讨。 　　 　　一、专利保护与商业秘密保护的权衡 　　 　　申请专利时，发明人与代理人会碰到的第一个问题是该揭露(Disclosure)到何种程度才够。尤其在专利说明书的撰写上，一方面担心技术揭露了，却无法取得专利权，例如一件发明专利申请案，自申请之日起一段期间内未撤回申请者，则自动进入公开(Publication)的程序；另一方面担心，技术一旦揭露了，所取得的专利权利保护范围不够完整，或者因为各种因素隐藏着权利不确定的风险，例如权利请求项(aaim)的构成要件(Element)与限制条件(Limitation)之间的组成，或者权利请求项所使用的语法等，将直接对专利要件之满足与取得专利权后的权利范围解读(Claim interpretation)上，具有直接影响的关系。 　　专利法上之充分揭露(Adequate disclosure)系作为权利请求项之支持(Support)，未能满足充分揭露的要求，可能会导致驳回申请的后果。但反言之，做过多的技术揭露而未纳进权利请求项中进行保护，也会被视为是贡献给社会大众(Dedicated to thePublic)，或者，申请案可能满足了技术揭露的要求，也满足了其它形式要件的要求后，还是有可能被审定为欠缺非显而易知性(Non—obviousness)而遭受驳回，产生至终都无法取得专利权的情况。 　　关于技术揭露程度之拿捏，笔者认为除了要满足法定揭露要件之外，另一个能够不揭露却能受保护的情况，也许正是适用商业秘密法(Trade secrete)来保护，若是，则该技术内容也许得从商业秘密法的角度来思考其要件满足与否的问题。在判断以专利或以商业秘密作为请求标的之分野上，或许申请人能从回避设计(Design around)与逆向工程(Reverseengineering)的角度来判断要不要作申请专利而为技术揭露的标准。也就是说，如果依据一般同业技术水准，竞争对手能合理地反推实质发明技术内容者，也许是申请专利作为防范他人窃取研发成果之方法系为合宜，反之，如果客观上不能回避设计亦无法由逆向工程了解技术内容或设计理念者，则似乎应以商业秘密保护为妥，例如是大部分不可逆的化学工程所产生之配方。再者，要如何减少遭受官方以不具任何专利要件而核驳的问题，则有待代理人很确切地进行前案与先前技术检索(Prior art search)，此举似乎能减低申请案之权利请求范围与先前技术重叠的新颖性(Novelty)问题；而非显而易知性之争执问题，则很无奈地将回归到发明之技术内容的本质，毕竟，在代理人没有任何疏忽的情况下，优质的技术内容是优质专利权的源头，即使代理人非常善尽职责，但不外乎也仅能在不干涉先前技术或公众领域(Public domain)的情况下作最大范围的调整，似无法为客户端创造优质技术，且此项工作也不是专利代理人之职能所在。 　　 　　二、发明人与权利请求项的几点考虑 　　 　　在发明人与权利请求的互动关系上，有些值得注意的地方。例如消极面上，发明人之不实陈述可能会影响日后行使权利的问题，而积极面上，发明人的详实记载是专利授权后所得的使用费，作为发明人奖励金分配之依据。 　　 　　1，同一法人之共同研发 　　举个公司内部的例子而言，某件申请案包含了一种特定装置与一种特定方法，且该特定装置系由甲君所负责研发，而该特定方法则由乙君所负责，于申请时，如果本案之两发明得适用一发明一申请原则，实务上会将该发明之装置技术与方法技术揭露在同一份说明书之上，顺理成章地，也会将所揭