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日本专利法“修改限制原则”及其判断标准的历史变迁 ―结合 2010 年【审查基准】的最新修订― 中国专利代理（香港）有限公司 毛立群 【摘要】 中国专利法 33 条所规定的“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范 【1】【2】【3】 围”这一限制原则，在各主要国家、地区的专利法中均有相同或相似表述 ， 【4】 但如何界定“修改是否超范围”（是否属于new matter）非常不易 。在审查实 践中的具体判断标准方面，各国亦不尽相同。同时，其规定及具体判断标准也并 非一成不变，而是受到时代发展、国家专利政策、法院判决、权利人及社会公众 的诉求等影响而不断调整。本文通过介绍近期日本专利法对“修改限制原则”的 修改以及审查及诉讼实践的具体判断标准的变迁，为我国专利法 33 条及其具体 判断标准的探讨提供参考和借鉴。 【关键词】修改 超范围 日本 判断标准 专利法 一． 日本专利法关于“修改限制原则”规定的变迁 专利法如何规定以及审查实践中如何掌握“修改限制原则”的判断标准，是 体现保护申请人合理权益，平衡申请人与公众的利益关系，反映一个国家专利政 【5】 策指向的重要指标之一 。 回顾日本专利法的历史，在平成5年（1993年）之前的日本专利法框架下， 关于修改的限制，其实并没有“修改不得超出原说明书等记载的范围”这一规定， 而是采用了较为宽容的规定，即“修改不得变更要旨”原则。1993 年前的日本 专利法第53条1款规定，“对原始说明书及附图的修改，若改变了其要旨，则审 查员应当发出通知不能接受这样的修改”。同时第 41 条规定，“在原始说明书范 围内进行的权利要求范围的增加、减少、变更修改，视为未改变要旨”。所谓的 “说明书要旨”，指的是“权利要求书中所记载的技术特征（技术内容）”。基于 这样的法条规定，日本特许厅在 1993 年新制订的【审查基准】对修改是否改变 要旨的判断标准概括为： （1） 未记载在原始说明书范围内的事项，补入权利要求部分则属 于改变要旨，不能接受； 1 （2） 即使未记载在原始说明书的事项，只要不作为权利要求技术 特征补入（或补入说明书部分但并未实质性改变权利要求的技术特征）， 就不属于改变要旨，可以接受； （3） 只要未实质性改变权利要求的技术特征，其修改就不被视为 改变要旨，可以接受。 因此，即使没有记载在原始说明书及附图中的事项，只要不改变要旨（要点）， 其修改也是可以接受的。对于“记载在原始说明书范围内的事项”的定义，亦在 【审查基准】层面规定，即使未直接原文记载在说明书中，但本领域技术人员参 照说明书的技术内容，可认为是已记载在说明书中的事项亦当理解为“记载在原 始说明书范围内的事项”。 在这一较宽容的修改限制原则下，申请人可以有充分的机会对说明书权项 进行修改，在实践当中，日本特许厅也认识到存在以下问题： （1） 为审查修改所付出的审查时间过多，不利于提高审查效率； （2） 过度地允许修改，导致对未要求修改的申请人欠缺公平； （3） 对申请阶段的说明书及权项撰写质量要求不高，导致申请人 缺乏在申请前加速完善发明及其说明书的动力，不利于发明的保护； （4） 过度地允许修改并且限制度较低，导致第三方对该专利动向 的监视负担较重、难以预期其变化