专利侵权判断的步值蔫(专利知识讲座178)韩晓春.pdf

专利知识系列讲座 韩晓春 178、专利侵权判断的步骤 专利权人发现自己的专利权被侵犯，向侵权人提出交涉，或者向法院提起 诉讼。专利权人、法官或者被控侵权人先作什么，后作什么，就是专利侵权判 断的步骤。就发明和实用新型专利权来讲，侵权判断的步骤大体如下： 1、确定相关的权利要求 一项发明专利或者实用新型专利权，通常权利要求有好几项。因此，在指 控他人侵权时，首先就要确定他人侵犯了哪一项权利要求，或者哪几项权利要 求。向法院提起侵权诉讼也是这样，要向法官陈述侵权人侵犯的是你的哪项权 利要求。比如，一项发明专利包括两项并列独立权利要求，一是产品权利要 求，一是方法权利要求。如果侵权人并没有使用专利方法，但制造了专利产 品，这时，专利权人就应当向法官明确表示，其产品权利要求受到了侵犯，而 方法权利要求并未受到侵犯。当然，产品权利要求也往往不止一项，产品权利 要求也会有独立权利要求和从属权利要求，是否也要向法官明确是侵犯了独立 权利要求，还是侵犯了从属权利要求呢？回答是肯定的，专利权人应当向法官 或被控侵权人明确是侵犯了自己的独立权利要求还是从属权利要求。从属权利 要求是包含了独立权利要求所有必要技术特征的权利要求，因此，独立权利要 求的保护范围要比从属权利要求来的宽。但从属权利要求相对于独立权利要求 更为下位，在被控侵权人反诉专利权无效时，专利权被维持有效的几率更高。 因此，是选择独立权利要求还是选择从属权利要求要具体分析。侵犯独立权利 要求时，未必侵犯从属权利要求。如独立权利要求保护的是一种手表，而从属 权利要求保护的是带有星期日历功能的手表。从属权利要求比独立权利要求多 了星期和日历的装置，如果侵权人没有制造带有星期和日历装置的手表，这 时，专利权人只能确认侵犯了其独立权利要求，而不能确认侵犯了从属权利要 求。但是，如果侵权人制造了带有星期和日历装置的手表，是确认侵犯了独立 权利要求，还是确认侵犯了从属权利要求呢？这时，专利权人在法院面前可以 作出选择，如果选择了从属权利要求，则被控侵权人反诉该专利权无效就困难 一些，专利权有效几率就高一些（选择了从属权利要求，等于同时也选定了独 立权利要求，因为从属权利要求是包括独立权利要求所有必要技术特征的权利 要求）。如果选择了独立权利要求，则判断构成侵权的几率要高一些，但被无 效的可能也大一些，总之，各有利弊。专利权人需要根据自己的专利的实际情 况，综合考虑，尤其要考虑权利要求的法律稳定性。那么，在侵权诉讼中，是 否允许专利权人调整权利要求呢？根据最高法院 2009 年的司法解释，应当可 以。但是，应当在“一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求” （注1）。 最高法院为何要这样规定呢？原因是法官要对特定的权利要求进行侵权判断， 如果随时变来变去，将会影响法官的侵权判断工作，就象专利审查程序中修改 的时间也要作限制一样。尤其是开庭之后再变，还要再次开庭，加大了诉讼成 本，也浪费相对人的时间和金钱。另外，如果权利要求不确定，被控侵权人提 出无效的“反诉”时，审理侵权诉讼的法官也无从判断是否执行中止。如果权 利要求确定了，则审理侵权诉讼的法官可以根据提出无效请求针对的权利要求 来决定是否执行中止程序。另外，发明专利的权利要求基于经过专利局审查员 的实质审查，通常法律稳定性要远强于实用新型专利权，而基于实用新型专利 权未经过实质审查程序，其权利要求往往是申请人在提出的专利申请时的权利 要求，往往保护范围过宽，甚至不具有专利性。因此，专利法规定，实用新型 专利权人在起诉他人侵权时，应当向专利局要求出具评价报告。如果评价报告 认为独立权利要求不具有专利性，则实用新型专利权人如果仍以独立权利要求 指控他人侵权，则在后续的无效程序中独立权利要求可能要被无效掉。因此， 实用新型专利权人最好是按评价报告确认的保护范围来指控他人侵权。如果评 价报告认为所有权利要求均不具有专利性，则实用新型专利权人指控他人侵权 就要极为慎重，因为评价报告得出的结论，往往会被后续的无效程序的复审员 或法官所采纳。 2、确定权利要求的必要技术特征 在已经确定被侵犯的权利要求以后，下一步则是分解或确定权利要求的必 要技术特征。确定和分解权利要求的必要技术特征，需要说明书和附图对权利 要求进行解释，而不能机械的以权利要求中已经限定的必要技术特征为准。尽 管许多情况下权利要求中限定的必要技术特征就是