专利申请分案的时间(专利知识讲座138)韩晓春.pdf

专利知识系列讲座 韩晓春 138、专利申请分案的时间 一、细则和指南规定的分案时间 关于专利申请分案的时间，专利法实施细则第42 条规定了“申请人可以在 本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案 申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申 请”。而审查指南对分案的时间作了更为具体的规定，审查指南第 1 部分第 1 章第 5.1.1 节规定的时间是：“申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予 专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案 申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申 请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请”。“对于审查员 已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请 人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审 决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请”。上述内容是 2006 年和 2010 年审查指南的规定，而 2001 年审查指南仅规定了第一种情况，即在 收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手 续的期限）届满之前提出分案申请。并没有规定驳回后三个月内可以分案，也 没有规定不服复审决定的诉讼期间也可以分案。另外，审查指南还规定：“分 案申请应当以原申请（第一次提出的申请）为基础提出”。即原申请如果已经 授权或驳回生效，就不能再分案了。而对于分案的再分案，同样以原申请为基 础。但以原申请为基础也有例外，即如果原申请已经授权，审查员在审查分案 申请时（包括再分案申请），如果发现审查的“分案申请存在单一性的缺陷， 申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请”，是允许的。 概括起来，可以主动提出分案申请的时间是： 1、原专利申请的审查期间（原申请如果授权，应审查员的意见可以被动分 案） 2、收到授权通知书之日起两个月内 3、收到驳回决定的三个月内 4、不服复审委员会维持驳回决定的行政诉讼期间（包括一、二审期间） 5、已经公告授权，主动撤回、驳回决定已经生效，及视为撤回已经确定的 不能分案。 6、特殊情况下，收到授权通知书两个月后或者视撤后等，仍可以分案。 上述主动分案的时间有一个共同的特点，即如果原专利申请“活定”了， 或者“死定”了，均不得再分案。所谓“活定”了，就是已经公告授权。所谓 “死定”了，就是驳回生效、视撤生效且不能再恢复等。而这里指的“原申 请”应当是指最早的第一次申请，当然更包括分案申请也已经授权（再分案的 情况下）。为何有这样的规律呢？原因在于维护公众的利益。因为如果公告授 权后再允许分案，就意味着说明书中已经奉献给公众的技术方案，申请人还可 以通过“分案”再变为自己的私有财产，这是不公平的。如权利要求记载了 A 、B 方案。而说明书中还记载有 C 方案，假定 C 方案亦有创造性，如果授权 公告，意味着 C 方案奉献给了公众和社会，但如果允许分案，则意味着允许申 请人再将其放入自己私人腰包，所以，是不允许的。而“死定”了不允许再分 案，逻辑也是相同的。即如果驳回决定生效、或者视撤已经不能恢复后，意味 着该申请说明书中记载的所有技术方案均进入公有领域，公众可以随便使用， 而无论该说明书中是否还有权利要求中未记载的技术方案。但如果允许驳回生 效后、或者视撤等确定后分案，则意味着已经进入公有领域的技术方案申请人 还可以再收回来当作自己的个人财产。因此，不仅我国专利法，从其他国家的 专利法来看，也是不能允许“死定”或“活定”了再分案。当然，这里讲的 “死定”或“活定”了再分案，是指申请人主动的分案，不包括被动的分案。 如果原申请已经授权，但审查分案申请的审查员认为分案申请仍不具有单一性 时，可以发出审查意见通知书，申请人可以根据该审查意见通知书进行分案。 理由是，被动的分案必然是基于单一性问题，只能从权利要求中分出技术方 案，不可能再从说明书中分出技术方案，不会损害公众的利益。需要探讨的是 视撤以后，尚在恢复期间内，但未恢复时，是否允许分案？在实际操作中对此 有不同的看法，笔者的意见是不允许分案。大前提仍是分案的原案必须是“活 着的”，专利申请的视撤，不以公告为准，而是