论商业方法软件专利保护创造性标准——美、日、欧三方专利审查之比较.pdfVIP

论商业方法软件专利保护的创造性标准① ——美、日、欧三方专利审查之比较 ●张平 捅要：在讨论商业方法(Business software)是否适合于专利保护之初，美 method)和计算机软件(computer 国、日本、欧洲等固更多关注的是在专利法理论上能否对这两种客体(SBbiectmatter)给予保护的问题。随 99 Street 着美国1 8年StateBank一案的终审判决，三方专利局重新修改了各自的专利审查指南，增补了许多 有关商业方法软件发明的审查指导意见，可以认为目前三方专利局已不再注重这两种客体的可专利性问题 的讨论(尽管在国际社会上，有关商业方法软件能否构成专利保护客体尚有非常对立的观点)。三方专利局 更多关注和讨论的是商业方法软件发明的具体判断标准，即专利审查的第二道门槛o：专利三性的问题。 orinventive 本文通过对三方专利局在有关商业方法和计算机软件发明上对创造性(non。obviousness step)审 查要求的比较研究，分析三方专利局在创造性标准上的异同，以此对我国制定相关审查政策提供参考。 美日欧出于国际竞争与合作的需要，在有关商业 于商业方法软件发明的非显而易见性的判断难点显然不 方法软件的专利保护上目前的主要分歧点在于创造性标 在这些方丽，而在于判断是否有技术上的实现手段和 准的严格程度上。商业方法软件大部分是营销模式的 技术效果。依据StateStreetBank一案的判决，“技 网络化或软件化，现实中大部分商业方法软件使用的 术上的实现手段”这一点在美国专利局已经不重要 计算机技术并没有什么特别之处，它们之所以能够成 了，这个判决宣告了专利审查的重点从技术性 为专利，首先是搭了软件专利的便车，然后由于其具 (useful utility)。从而 arts)转向了实用性(practical 有实用价值而获得可专利性。商业方法本身的创造性 意味着有关计算机软件的专利申请已不限于机器、装 很难从技术角度来评价，大多是对实用价值的考量， 置或方法，而将公司的经营策略、管理方针、投资 但足用实用价值来代替技术价值后，很容易造成商业 模式等原本属于“抽象概念”或“智力活动规则” 垄断，这是商业方法软件给专利保护所带来的致命问 的范围，咀“与机器结合”的方式表现出来，进 题。可以说，创造性的标准已成为掌握专利保护之门 而可受到专利保护。按照美国法院的观点：“一台 放开程度的尺度，这也是其他国家在决定这类发明是 一般用途的计算机……一旦编程来执行特殊的功能并 否采取跟进保护或保护程度弹性选择的关键点。 符台软件要求就变成…台特殊用途的计算机9”，而 在这台计算机上运行的商业方法软件也就具有了实用 一、美国专利审查的创造性标准 性。而关于是否有技术效果的审查对于‘个计算机应 美陶号利法第103条是关于刨造性即非显而易见性用软件来说太容易满足其标准了。可以说目前在美国 (non，obviousneSS)的原则规定。对于一项商业方 专利局，对非显而易见性的判断要比普通专利的申请 法软件专利来说，非显而易见性的审查同‘般专利申 更主要的落在了确定“在先技术”(PriorArt)的 请的审杏样，首先要看是否符合Grahamtest的要范围和同领域技术人员的水平的判断上。曰前，荧圈专 求：①确定保护范围和在先技术的范围；②确定在先 利局还不能给出一个这类普通技术人员的标准——既懂 技术和权利要求范围的不