美专局审查员错误引用现有技术在欧夏梁律师事务-OshaLiangLLP.PDF

美专局审查员错误引用现有技术 在欧夏梁律师事务所的美国办公室，我们注意到美国专利商标局 （USPTO ）的审查员 基于并非美国专利法第 102 条规定的现有技术驳回权利要求的情况越来越多。如果这个错 误没有被申请人发现并在答复中向审查员指出，就会导致不必要的争辩以及对专利申请的 限缩。因此，明白什么是（以及什么不是）美国法律规定的现有技术并且一贯地核实审查 员对现有技术的引用将是至关重要的。 [阅读更多] 在美国，随着美国发明法案 （AIA ）的实施，现有技术的定义发生了很大变化。根据 AIA ，对于至少有一项权利要求的有效申请日在2013 年 3 月 16 日（含该日）以后的美国 专利申请，适用以下条款： (a)新颖性；现有技术——如果没有下列任何情形之一，可以取得专利权： (1)在本专利申请的有效申请日之前，本发明已经被专利保护、在印刷出版物上已有叙 述，或已公开使用、出售，或通过其他途径被公众得知；或 (2)本发明在根据第 151 条授权的专利里、或在公布或按照第 122(b)条视为公布的专利 申请里已有叙述，其中，根据具体情况，前述专利申请指明另一发明人并且具有早于 本专利申请的有效申请日。 (b)例外情形： (1)本专利申请有效申请日一年以内的公开。——如果存在以下情形之一，则在本专利 申请有效申请日一年以内的公开不应当被视为前款(a)(1)所规定的本专利申请的现有技 术： (A)所述公开由发明人或共同发明人或直接或间接从发明人或共同发明人获得 所公开主题的第三人作出；或 (B)在所述公开之前，所公开的主题已被发明人或共同发明人或直接或间接从 发明人或共同发明人获得所公开主题的第三人向公众公开。 (2)专利申请和专利中的公开。——如果存在以下情形之一，某公开不应当被视为前款 (a)(2)所规定的本专利申请的现有技术： (A)所公开的主题是直接或间接从发明人或共同发明人获得的； (B)在按照前款(a)(2)对主题提出有效申请之前，该主题已被发明人或共同发明 人或直接或间接从发明人或共同发明人获得所公开的主题的第三人向公众公开； 或 (C)在本发明的有效申请日之前 （含有效申请日），所公开的主题和本发明被 同一人所有或被转让于同一人。 (c)联合研发协议下的共同所有权。——如果存在以下情形，在适用前款(b)(2)(C)的规定时，应 当视所公开的主题和本发明被同一人所有或被转让于同一人： (1)所公开的主题和本发明是由在本专利申请的有效申请日 （含有效申请日）之前生效 的联合研发协议下的一方或多方（或代表一方或多方）研究和发明的； (2)本发明是该联合研发协议范围内研究活动的成果；以及 (3)本专利申请公开或被修改以公开该联合研发协议中各方的名称。 (d) 作为现有技术的专利和已公布专利申请。——为了确定一份专利或专利申请是否前款(a)(2) 所规定的本专利申请的现有技术，所述专利或专利申请应当被认为针对其中所描述的任何主题 具有如下有效申请日： (1)如果下款(2)不适用，视所述专利或专利申请的实际申请日为其有效申请日；或 (2)如果所述专利或专利申请根据第 119 条、365(a)条、365(b)条、386(a)条或 386(b)条 享有优先权，或根据第 120 条、121 条、365(c)条、或 386(c)条享有一个或多个在先专 利申请的在先申请日的权益，视描述该主题的最早在先专利申请的申请日为所述专利 或专利申请的有效申请日。 （重要部分加粗）