分案申请享有原申请日及不得超出原始公开范围(专利知识讲座137)韩晓春.pdfVIP

专利知识系列讲座 韩晓春 137、分案申请享有原申请日及不得超出原始公开范围 专利法实施细则第43 条规定：“依照本细则第四十二条规定提出的分案申 请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原 申请记载的范围”。 一、分案申请享有原申请日和优先权日 分案申请享有原申请日和优先权日，即分案申请授权后，计算其专利权的 期限时，不是从分案申请提交日开始计算 20 年或者 10 年，而是从原申请的申 请日开始计算。同时，也意味着，在审查员判断分案申请的专利性时，不是以 分案申请的提交日为现有技术的时间界限，而是以原申请的申请日或者优先权 日为现有技术的时间界限。这是因为分案申请虽然是一件独立的申请，但是和 原申请还存在“同根”的联系。就象一根甘蔗从上头劈成两半，但“根”还连 着一样。分案申请的目的，是为申请人提供一种方便，使其不符合单一性的技 术方案有一个机会作为一件新的申请提出，并获得保护。或者，说明书中尚有 未写入权利要求，而又具有创造性的技术方案，可以通过分案获得另一项专 利，以最大限度的保护发明人的利益。因此，分出的新的申请，仍然应享有原 申请的申请日和优先权日（如果有优先权日）。这样设计是合理的，即申请人 提出的原申请中有若干个技术方案，均是其自己发明。如果分出来，自然在判 断专利性的时间点上，应当享有原申请日或者优先权日。如果反过来，我们不 是这样设计分案申请，假如以分案提交日为判断分案申请专利性的时间点。 那 么，大多会基于原申请已经公开，或者原申请可能的公开，会构成分案申请的 现有技术或者抵触申请，分案申请就活不成了，分案制度的宗旨就不能实现 了。分案申请享有原申请的申请日和优先权日，是分案申请的一个特点和逻辑 的必然。那么，有人会说问，如果申请人不要求享有原申请日或者优先权日是 否允许呢？细则第 43 条说的是“可以保留原申请日”和“可以保留优先权 日”，既然是“可以”，就给了申请人以选择的权利，是否可以选择不保留原 申请日呢？回答是当然允许，但如果不保留原申请日，那就是一件完全新的申 请，而不是分案申请了，且大多会造成该分案申请活不成。有人可能还会问， 如果申请人仅要求享有原申请日，不要求享有原优先权日，怎么办？其实这不 是要求不要求的问题，分案申请享有原申请的优先权日不是“要求”产生的。 在后的分案申请和原申请的关系，不能等同于两件普通申请之间的关系。如果 是两件普通的先后申请，存在是否要求在先申请优先权的问题，且要遵守 12 个 月或 6 个月的期限。分案申请是“当然”享有原申请日及优先权日，并且不受 优先权期限的限制。看我们的审查指南，对分案申请的审查并不存在是否超过 优先权期限的审查问题，即超过优先权期限的分案申请，也当然享有原申请的 优先权日。只是申请人在填写表格时，如果没有填写优先权项，可以进行恢 复。可以说，分案申请如果丧失了优先权日，通常是活不成了。因为，原申请 公开或授权后，自然会构成分案申请的抵触申请。因此，如果在先优先权申请 和在后原申请之间是主题真相同，而不是假相同的情况下，分案申请不可能不 享有原申请的优先权。因此，对细则第 43 条规定的“可以保留原申请日”和 “可以保留优先权日”，我们应当理解为只要是分案申请，必然要保留原申请 日（有优先权日的保留优先权日），除非申请人将分案申请当作一个与原申请 无关的新申请，当然可以不保留申请日和优先权日，但这样的“新”申请，通 常活不成。而不能理解为，在不保留申请日的情况下，也可以作为分案申请来 对待，或者说也存在不享有原申请日的分案申请。 二、分案申请不得超出原申请记载的范围 细则第43 条规定分案申请不得超出“原申请记载的范围”，所谓记载的范 围应当理解为人们通常说的原始公开范围。就是专利法第33 条所述的范围，即 对发明和实用新型专利申请而言，指原说明书和权利要求书记载或公开的范 围，对外观设计专利申请而言，指原图片或者照片表示的范围。也意味着，分 案申请可以从权利要求中分出技术方案，也可以在权利要求中虽然没有记载， 但如果说明书中有记载，也可以从说明书中分出技术方案。同时，该规则也是 分案申请享有原申请日和优先权日的必然逻辑结果。既然分案申请享有原申请 日或优先权日，当然，分案申请不能超出原申请的记载或公开的范围。如原申 请中记载了A 、B、C 三个技术