国际申请可构成本国申请的抵触申请(专利知识讲座94)韩晓春.pdf

专利知识系列讲座 韩晓春 94、国际申请可构成本国申请的抵触申请 所谓国际申请，就是基于专利合作条约而提出的申请，即通常人们所说的 ＰＣＴ申请。根据专利合作条约的规定，国际申请一旦提出，就默认该申请指 定了所有缔约国。因此，国际申请是一种特殊的申请，即虽然是国际申请，但 仍产生国家申请日的法律效力。尽管其产生国家申请日的法律效力，在法律 上，其仍然属于外国申请而不属于本国申请。因此，国际申请的提出和在国际 阶段的公开，并不产生抵触申请的法律效力。所谓国际申请可构成本国申请的 抵触申请，是指其必须进入中国，并且由中国再次以中文公布以后，才产生抵 触申请的法律效力。如图所示：国际申请日为 A 点，根据专利合作条约的规 定，国际申请日视为指定国的国家申请日。即如果该国际申请进入中国，A 点 即为中国的申请日。而由于本国申请日为 B 点，显然晚于国际申请日，根据专 利法第22 条的规定，如果该国际申请进入中国，相对于本国申请属于“申请日 以前向国务院专利行政部门提出过申请”。国际申请通常在申请日起满18 个月 时由国际局公布，如果是中国专利局作为受理局受理的国际申请，则该公布可 以是中文公布。假定某国际申请在C 点公布了，是否构成专利法第22 条所述的 抵触申请呢？答案是否定的。原因是该公布并不是由中国专利局公布的，不构 成抵触申请的条件。那么该公布是否可能破坏在后的本国申请的新颖性呢？回 答也是否定的。因为该公布时间 C 点在本国申请日B 点之后，不破坏在后本国 申请的新颖性。那么，在先国际申请何时构成在后本国申请的新颖性呢？是否 是进入中国的时间，即 D 点呢？也不是。因为D 点还不满足专利法第22 条所 述的“记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”，只有 在 E 点，即国际申请进入中国后，用中文再次公开时，才构成在后本国申请的 抵触申请 （注1）。因为只有在E 点，才满足专利法22 条规定的由中国专利局 进行公开的要求。该 E 点，如果进入中国的国际申请指定的是发明专利申请 时，应当是发明专利申请经初审合格后由中国专利局的公布日。如果是实用新 型专利申请，应当是授权公告日。需要提到的是，检索本国申请的审查员可能 在国际申请国际公布后就检索到了相关国际申请可能构成本国申请的抵触申 请，但是，基于此时国际申请并未进入中国，更未为中国所公布，所以这时尚 不构成本国申请的抵触申请。那么，专利局的审查员是否要等待该国际申请进 入中国后再对手头的本国申请继续审查呢？回答也是否定的，根据审查指南的 规定，审查员在检索出可能构成本国申请的抵触申请的国际申请后，并不等待 该国际申请进入中国。因为该国际申请是否及何时进入中国是不确定的，而是 要求审查员继续手头本国申请的审查。但是，审查员如果决定对本国申请进行 授权了，应当在最后授权前，再次补充检索一下看可能构成抵触申请的国际申 请是否已经进入中国。即检索本国申请的公布中是否有上述国际申请，如果发 现该国际申请进入了中国，并且已经由中国专利局公开，就要驳回手头的本国 申请。如果没有检索出相关国际申请进入中国的信息，则对手头的本国申请进 行授权。当然，相关的国际申请有可能在本国申请授权后才进入中国并且由中 国专利局公布，如果发生这样的情况，只能依靠无效程序来解决该重复授权问 题。即由无效请求人提出无效请求，以中国公布的国际申请构成在后授权的本 国申请的抵触申请为无效理由，要求宣告授权的在后申请无效。这种现象也说 明，专利权是一种推定有效的财产权，专利局授予的专利权，并不担保其完全 具有专利性，或者说专利局的审查员并不保证其对抵触申请的检索是周延的， 只能说审查员已经尽力检索了，但仍不能保证将所有构成或可能构成抵触申请 的内容全部检索到。 借下图顺便将国际申请各个时间点的法律效力强调一下。A 点是国际申请 日，同时也是指定国的国内申请日，但该国内申请日只是“潜在”的，而不是 现实的，原因是在提出国际申请时，尚未进入相应的指定国。只有国际申请实 际进入指定国或选定国，该国际申请日才是现实的本国申请日，即 A