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失效专利开发利用中法律风险防范[提要] 失效专利虽然自身失去了法律的保护，但对其开发利用时仍然可能遇到专利侵权纠纷，企业开发利用失效专利时，要针对失效专利产生的原因采取必要的措施防范法律风险。 关键词：失效专利；专利侵权；风险防范 中图分类号：D923.4 文献标识码：A 收录日期：2012年9月17日 专利战略的实施，失效专利的开发利用问题逐渐引起人们的关注。我们通过百度搜索，可以发现对失效专利有着不少的褒扬之语，如：“失效专利是一座有待开发的金山”、“失效专利的开发利用是免费的午餐”、“失效专利可以任人无偿的使用”等等。乍一看这些表述，会让人们觉得失效专利的利用是个没有成本、没有风险，可以让企业轻松赢得市场的捷径。其实，失效专利的开发利用不是如此的简单。失效专利中相当大的一部分是由于技术发展和技术更新而落后和被淘汰的技术。这样的技术显然是无市场价值的。其实，即便是有效的专利技术都不见得有市场价值，更何况是失效专利。而且，大量专利只是为防御或迷惑竞争对手而研发设计的，本身不能直接创造商业价值。这些因素会导致市场风险的产生。本文所要指出的是，开发失效专利除市场风险外，还可能遭遇侵权纠纷，即存在法律风险。 一、法律风险存在的原因 所谓失效专利是不再享有专利权专利技术。既然失效专利并不享有专利权，为什么使用失效专利还可能引来侵权纠纷呢？ 首先，这与专利的审查制度有关。我国的专利包括发明、实用新型和外观设计。在审查过程中，对发明专利申请的审查既要进行初步审查也要进行实质审查，而对实用新型和外观设计只进行以形式审查为主的初步审查。就实用新型专利的审查而言，无需经过新颖性检索，没有发现明显的实质性缺陷就可授权。这就很可能出现某个实用新型专利与某个在先的发明或实用新型专利保护的范围是一致的。当该实用新型一旦成为失效专利时，在先的专利或实用新型可能尚处于保护期内，使用该失效专利自然就会造成对失效专利之外的专利的侵权。 其次，这与不同专利之间的技术关联性相关。一项专利技术往往不是孤立的存在，很多情况下，此专利会与彼专利存在着交叉的关系。例如，有的失效专利是在他人专利的基础上改进而来的从属专利，并且这种改进不是针对原有专利技术特征的舍弃，而是在原有专利的基础上添加了一些新的技术特征，这些专利的实施有赖于原有专利的实施，一旦实施了这类失效专利，如果原来的基础专利仍属于有效专利，就必然会侵犯基础专利的专利权。再如，有的发明创造既申请实用新型专利又可申请发明专利，我国专利法第九条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”而这被放弃的实用新型专利权貌似失效专利，实为一个有效专利的“复制品”。对它的随意使用无疑构成侵权。 再次，专利被宣告无效后所形成的失效专利也可能存在侵权风险。请求宣告专利权无效一般发生在专利侵权诉讼过程中，特别是专利权人告他人侵权之后不久。如果该专利被宣告无效，说明该专利权的授予是错误的。利用这样的失效专利时引发侵权纠纷的可能性较大，需要特别注意。如果宣告无效的理由是发明创造本身的缺陷所致，利用这样的专利要非常小心。如果宣告无效的理由是发明创造本身的缺陷所致，这样的专利一般不可利用。但只是由于申请文件在撰写上的失误，如：权利要求书没有以说明书为依据、对申请文件的修改超出了原说明书和权利要求书的范围等，对这样失效专利的利用一般不会存在侵权风险。 当然，要判断一项失效专利是否存有风险不是一目了然的事，需要具体问题具体分析。专利权本质上是种禁止权，正像一些有效专利的实施都不能保证一定不会和他人的专利发生冲突，更何况失效专利的开发利用难免会招来侵权纠纷。 二、防范和规避法律风险的措施 （一）认真检索专利文献。和失效专利打交道首先是和专利文献打交道。对失效专利正确的选择是专利开发利用取得成功的基础和前提。只有通过细致、全面的检索才能确定失效专利的法律状态，避免侵权情形的产生。在检索失效专利时可采用“三步检索法”：第一，检索该失效专利的发明人和申请人，以发现和绕开同一申请人布下的专利陷阱；第二，检索该失效专利的完整名称或者相近名称，以避免失效专利原来保护的内容与其他的专利有相同或者部分相同的情况出现；第三，检索该失效专利所涉及的技术及技术领域，以便更加准确地辨别专利保护内容的状况。在进行了这三步检索后，必要时可以与其发明人或者申请人进行联系、确认，以便对此失效专利的相关技术有进一步了解。 （二）建立企业专题专利数据库。企业要在充分利用政府提供的专利信息公共服务平台和专利信息中介服务机构提供的专利信息服务的基础上，建立企业的专题专利数据库。