Could和Would在评估显而易见性驳回时的重要性-OshaLiangLLP.PDFVIP

“Could ”和“Would ”在評估顯而易見性駁回時的重要性 如果要求保護的發明與現有技術之間的區別使得該發明作為一個整體在有效申請日前 對本領域普通技術人員而言是顯而易見的，那麼美國專利法不允許該發明獲得專利。要做 出以顯而易見性為由的駁回決定，審查員可以組合多個對比文件的教導，但這種組合的一 個必要組成部分是，審查員必須明確為什麼本領域普通技術人員會（would ）有動機將這 些對比文件組合起來。簡而言之，對比文件僅僅是能（could ）被組合的是不夠的，必須 有明確的理由說明為什麼本領域普通技術人員會將這些對比文件組合。該理由可以來自本 領域普通技術人員的常識、現有技術文件和/或待解決問題的性質。因此，在評估以兩個 或多個對比文件組合構成的顯而易見性駁回是否有效時，重要的是要確保審查員提供了組 合這些對比文件的有效理由。需要明白的是：如果審查員僅做出一般性/結論性的陳述， 存在現有技術文件對這種結合提出某種反向的教導，或者如果現有技術文件指向本領域普 通技術人員不會知道的不相關領域，則可以對組合提出反駁。美國聯邦巡回上訴法院最近 做出了PGS Geophysical AS v. Iancu, No. 16-2470 (Fed. Cir. 2018)案的上訴判決，進一步詳細 討論了關於組合動機的問題，尤其是說明書中看似