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5.27 唐嘉伟专利撰写问答实录 5月27日晚，复旦大学理学博士、上海市汇业律师事务所唐嘉伟老师做客智慧芽学院线上 webinar，基于专利确权后阶段探讨专利撰写，并针对学员提出的专利申请诸多实务问题提供了细致解答。本文根据唐老师的问答整理而成。 1、好像美国专利有一些软件相关专利都是功能性权利要求，在这方面中美规定是不是不太一样？ 我觉得立法者对于软件相关的这种专利，其实开了一定的口子，只要你不是一个非常纯的思维活动，如果跟一定的硬件来进行结合的话，他还是认为这种方案算是一个技术方案，是能够被专利保护的。?通常软件的专利有两种模式，一种是把它写成方法型的专利——第一步做什么？第二步做什么？再把这些方法用means plus function功能加手段的写法。国内其实也是一个某某组件、某某模块这种写法来进行撰写，每一个模块是作为后面对应方法的步骤来进行的。 所以软件专利里面的所谓的功能性的权利要求，稍有点不同，但是据我所知，在专利确权以及侵权诉讼的角度，就美国那边means plus function的权利要求的解释，中国跟美国是基本一致的，是不鼓励这种特殊类型的权利要求，所以对于这种权利要求，他要求再回到说明书中，去找说明书中的具体实施方式，然后通过这些实施方式进一步地对权利要求进行限制。 2、唐律师，请问中国专利的撰写和美国专利撰写有没有差别？ 这个问题比较大。差别是肯定有的，但其从大的角度上来讲，也不是差得特别大，大量的美国专利有些来中国申请的时候，很多就直接翻译成中文，稍作修改，有可能中间有些法条类型做个修改，比方说在美国，相对来讲对权利要求，比方说对多少的范围控制比较松一点，有些大约5%，这种比较模糊的这种表述其实是可以被支持的，但是到中国可能很多专利代理人会建议外国客户不要用这样的模糊术语，有可能会做一些非常细小的修改，但是大的框架，一般是会照搬过来，尤其有时候一些美国专利的权利要求。 照理说中美的权力要求的写法也有很大差异，美国的写法它通常是一种笼统式的，有点类似Omnifarious（多方面），把它整合起来的那种写法，顶多在整合之后，说这样东西包含什么什么，然后再把这里面的一些东西进行扩充，但是他的现有技术有什么程度还是写什么。 像中国专利是这种模式：中国的权利要求，一定要写成前面是现有技术分段式，现有技术是什么，跟现有技术不同的统统写到后面，其特征在于什么什么。美国极少数的专利会以这种方式来进行撰写，大多数的美国专利律师肯定不会使用这种方式来写，那美国专利如果跑到中国来申请的话，作为专利代理人，他也不愿意去冒这种风险，把它进行分界，把它跟现有技术进行一个分割。所以他还是仅仅直接进行一个翻译，翻译完之后就在中国，也以美式权利要求来进行提交，而且一般审查员不会要求对这种方式有一个很大的修改，所以我们也能在中国专利里面，看到一些美国申请人的一些专利权利要求的写法，稍微跟中国专利权人的这种写法稍有不同，原因在于中美在权利要求上稍有差异，但其他我觉得还算是比较互通一点。 可能目前中国的专利权人对于说明书写的就比较偏短一点，实施例写的也比较少，前面的术语一般也不愿意去解释，所以中国的这种专利撰写比较少一点，但美国为什么会这么多呢？可能有专利制度这么多年发展下来的原因，他之前包括现在也有最佳实施例的要求。尽管目前最佳实施例不能作为无效的理由，但是其实在专利法里是有这个要求的，而且说明书能够解释权利要求。这种制度上美国已经运营多年了，所以导致撰写格式包括里面的这种互相穿插引用、实施例的多少，跟中国是稍有差别，但是我觉得这种差别是实质上的一些差别，而不是形式上的一些的差别 。 3、请问从撰写实践上，如何能提高药品专利的创造性？多举实施例可以提高创造性吗？ 前面我们从案例上也可以看到，其实创造性就是，如果我这个东西跟真的是跟现有技术的分子差别并不是特别大的话，那我们从前面的一个案例来看，我们非常建议通过，不光是实施例，要通过多举比较例来提出，你有可能跟现有技术差别了几个碳原子或者一个碳，现有技术是个六元环，你可能是个八元环，当然这种环上的这种差异，可能一定的可预见性相对来讲是比较差，那如果一个六元环变到一个九元环、十元环，其实相对来讲这个差别还是蛮大的。如果我们不是在环上的，是在一个链上的，比方说前面也提到的丁二酸，然后你现在变成戊二酸，或者己二酸，相对来讲，如果你没有特别多的比较例的话，审查员肯定会认为你这个创造性是不够的。 那标的是说明什么呢？就是说明多了这两个碳，不是白多的，多出来之后，效果上是明显有一个难以预期的效果在里面，导致这个己二酸各种反应的参数，就要比丁二酸要好很多，而且这种多是难以预期的，当然，难以预期到到底是百分之多少，这个其实是很难说的。如果文献中也没有明确记载，说多几个碳原子能够有一个什么反应规律在里面