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大数据环境下“抵触申请”作为创造性判断对比文件研究

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隆瑾

摘要抵触申请体现了传统环境下专利法理与实践之间的冲突与妥协，大数据环境下的技术飞跃既凸显了抵触申请制度在实际运行中的不合理，也为最新技术数据的全面收集提供了手段。全球范围内“申请在先、公开在后”的在先申请（即“抵触申请”）自申请日起产生了“公开期待”，满足社会技术存量的构成要件。借助大数据在创造性判断客观化中的突出优势，“抵触申请”作为目标专利创造性判斷对比文件的检索范围，可以达到创造性判断的基准、标准、规则的统一和理论与实践的协调。

关键词抵触申请公开期待大数据

：D923.42：A

1传统环境下“抵触申请”在创新判断中的地位及困境

1.1抵触申请的界定及主要国家和地区的相关规定

专利权保护对象的“创新性”是专利制度正当性的重要来源之一。将需要进行新颖性、创造性评价的专利文献称为目标专利，包括审查阶段的专利申请和无效宣告及诉讼中的专利。针对目标专利进行对比文件检索时，审查员往往会面对两类文献，其一是已经公开，为社会公众所知的文献;其二是只能被审查员所知的文献，即已经提交但尚未公开的专利申请。若目标专利权利要求中的技术方案被上述文献公开，则无法获得授权。其中已提交未公开的专利申请被称为抵触申请。

在世界主要国家的现行专利制度中，抵触申请的具体法律地位和法律效力存在差异。在日韩专利制度中，抵触申请的相关规定独立于新颖性、创造性的法条之外，不属于现有技术，破坏目标专利的可专利性而非新颖性。①在欧美专利制度中，抵触申请属于现有技术的一部分，否定目标专利的新颖性，②在美国还可用于评价目标专利的创造性。③《专利合作条约实施细则》第33.1（c）条、第64.3条的规定表明，PCT不认为抵触申请属于现有技术，也不认可其可以评价新颖性、创造性，将抵触申请作为各国家/地区的保留内容，不强行规定其对目标专利授权性的破坏效力。

现行法规中抵触申请的地域范围相同，仅限为本国/地区的专利申请，或进入本国/地区的国际申请，以确保该申请处于审查员可检索范围内。同一法域内抵触申请的法律地位与法律效力协调对应。

1.2中国对抵触申请的规定及其问题

根据《中华人民共和国专利法》第22条第2款和第22条第5款可知，中国专利制度中，抵触申请否定目标专利的新颖性，但不属于现有技术，其法律地位与法律效力不协调。

“惯用手段的直接置换”是抵触申请独有的判断规则，④破坏了我国专利新颖性标准的统一。“惯用手段的直接置换”意味着在目标专利与对比文件中所采用的手段属于同一层级的并列概念，其所在的技术方案彼此之间不可能构成相同或完全覆盖。实质上，“惯用手段”的判断需要公知常识结合，属于创造性判断。然而，由于抵触申请不能对目标专利进行创造性评价，为弥补这一缺陷，将“惯用手段的直接置换”这一规则强行纳入新颖性判断当中。

图1：“惯用手段的直接置换”导致新颖性判断差异⑤

（在图1中，目标专利分别相对于在先申请与现有技术中的技术方案中某个技术手段进行了“惯用手段的直接置换”，在先申请与现有技术中被置换的技术手段并不一定相关，在先申请与现有技术之间不存在创造高度的关系。）

如图1所示，当目标专利与对比文件的区别仅仅是“惯用手段的直接置换”时，目标专利的新颖性不会被已经公开的现有技术破坏，却会被尚未公开的在先申请破坏。但针对已经公开的现有技术进行“惯用手段的直接置换”的改进无疑比对未公开的在先申请进行相同的改进来得更为容易。“惯用手段的直接置换”作为实质上的创造性判断规则被运用于新颖性判断中，将导致判断结果的明显不公。同一目标专利新颖性判断与创造性判断的基准存在差异。

1.3“抵触申请”的法律地位及其现实困境

以目标专利申请日为界，在此时间之前向任何专利受理机构提出申请，并在此时间之后公开或公告的专利文献称为目标专利的在先申请，包括现行制度中的抵触申请。

在先申请在专利制度中的法律地位不明晰。具有垄断性质的专利，其正当性来源于对“新”技术的保护，专利新颖性、创造性的判断并非以研发者的知识范围为基准，而是以社会技术存量为基准。新颖性判断技术增量的有无，创造性判断技术增量的多少，两者评价的应当是同样的技术增量。在专利技术方案已经确定的前提下，技术增量的有无、多少由社会技术存量决定。社会技术存量即在技术完成后通过一定的公开方式，使其技术内容处于社会公众想要获得就能获得的状态的技术方案的总和。社会技术存量应当具备技术可获取性，即技术方案已经完成，且可以被获取，典型代表为现有技术，自其公开日起成为社会技术存量。

“以公开换保护”的专利制度中，提交专利申请表明申请人自此放弃了保密意图，并客观实施了导向技术公开的行为。可见，专利的申请日与一般技术文献的公开日具有相似的意义，虽然专利申请并未实质公开，但社会公众可以自