小议专利审查意见中创造性的答复问题.docVIP

小议审查意见中创造性的答复问题

?文/集佳知识产权代理有限公司

王洪

我国专利法第二十二条的规定，发明具备创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。因此，发明要满足具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件，才被认为是具有创造性的发明。

根据审查指南规定：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”。按此解释，我国专利法中创造性的标志之一“突出的实质性特点”的判断标准，实际上已经等同于“非显而易见性”标准。

此外，审查指南中还指出判断发明是否具有突出的实质性特点，通常可按照以下三个步骤进行，即三步法原则：

（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

然而，笔者认为提出上述三步法原则的出发点是为审查员对发明专利申请进行审查提供理论基础，也即为审查员审查申请文件的创造性提出了理论依据；虽然目前业界对于有关创造性审查意见的答复也普遍遵循此三步法原则，但是，由于权利义务的不同，权利人利用三步法原则进行有关创造性审查意见的答复时，就必须与审查员的角度有所不同，对此笔者有下述几点思考：

第一，笔者认为在确定最接近的现有技术时，应当首先确定技术领域，然后考虑技术问题和技术效果，最后确定技术特征，即应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。需要注意的是，“现有技术”与“最接近的现有技术”有着本质的区别：在申请日或优先权日以前公开的所有技术都可看作是现有技术；而如果技术领域不同，即使公开了发明的技术特征再多，那么也不能把它确定为发明的最接近的现有技术，因为在这种情况下，发明实质上可以认为是其他技术领域的现有技术的转用发明，而转用发明不适于采用三步法来判断其创造性。

?第二，在实际情况中，笔者经常会遇到需要重新确定“技术问题”的情况。当审查员认定的最接近现有技术与申请人认定的不同时，审查员新认定的“区别技术特征”就会不同于申请文件说明书中所描述的本申请与现有技术的区别技术特征；因而，依据新认定的区别技术特征所确定的“实际要解决的技术问题”，也会与说明书中记载的要解决的技术问题不同。此时，在答复创造性的审查意见时，就要充分考虑审查员重新确定的最接近的现有技术，客观的分析对比文件和说明书中记载的现有技术到底哪个是真正的“最接近现有技术”，因为不同的最接近的现有技术就会导致确定出不同的区别特征，进而确定出不同的实际要解决的技术问题，确定发明具有创造性结论也会不

1结合对比文件2的方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点；

由此例可以看出，对于创造性的评价要多方考虑技术特征在特定技术方案中所起的作用，以及所导致的技术效果，并不能将技术特征简单的结合即用来评价创造性。

除此之外，需要注意的是，在采用三步法来判断发明是否具有创造性时，是有一定的局限性的。在审查指南中确定发明实际解决的技术问题时规定，“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”，从这个意义上说，采用三步法通常只适用于改进发明的创造性的判断。而对于其他类型的发明专利，例如，开拓性发明，因其是一种全新的技术方案，在技术史上未曾有过先例，因而其不存在最接近的现有技术，也就无法采用三步法来对其创造性进行判断；还有组合发明，是将某些技术方案进行组合，构成一项新的技术方案，以解决现有技术客观存在的技术问题；但因在对组合发明的创造性进行判断时，需要充分考虑组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持，也要充分考虑组合的难易程度，因而套用三步法对其创造性进行判断也是不适合的。此外，如转用发明、选择发明、要素变更的发明等等皆不适宜用三步法来判断其创造性。

当然，在科学技术高速发展的今天，很难有哪个领域的技术可以孤立的、不和其他技术领域的技术有交叉的单独存在，因而在目前的专利申请中，还是多以改进发明为主的；因此，采用三步法来判断发明是否具有突出的实质性特点，进而判断发明的创造性还是具有普遍意义的。