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上海创新技术研究所诉沈福根案 案例材料参见陈旭主编：《上海法院知识产权案例精析》，303页，北京，人民法院出版社，1997。 原告：上海创新技术研究所 被告：沈福根 案由：专利实施许可合同纠纷 【案情介绍】 1990年8月6日，原告与被告经中国科学院上海专利事务所中介签订专利实施许可合同一份， 约定由被告将其名为“多彩集束笔”(专利2)的专利技术许可原告 使用，原告支付技术入门费1万元后，被告向原告提供专利申请文件和有关技术资料；同时 ，被告进行技术指导和技术培训并解决有关技术问题，直至产品的试制完成，如因连续三次 试生产的产品不合格，被告无法提出新的实施方案，原告有权解除合同，被告应退回入门费 等全部实际所得；原告应保证具有实施本专利的一切设备、资金、技术力量，如由于不具备 实施条件造成不能按时试制、批量生产，在半年内不实施其专利等，被告有权解除合同，原 告付给被告的一切费用均不予退回，并承担经济赔偿责任。同月17日，双方签订补充合同一 份，约定被告同意另一企业作为原告的联营企业，原告同意增加技术入门费1万元。嗣后， 原告依约支付被告技术入门费2万元，被告将专利申请文件及有关资料交付给原告。原告委 托某模具厂开模具2套，一套为多彩集束笔用，计11 300元；另一套为多色水笔用，计8 700 元。在合同履行期间，被告未能为原告提供技术服务。另外，在再审期间，被告的“多彩集 束笔”专利于1993年11月16日被中国专利局专利复审委员会宣告无效。 原告向法院起诉，要求被告退回技术入门费及赔偿模具损失。被告提起反诉，要求 原告按合同规定给付提成费，偿付违约金1万元；在专利被宣告元效后，被告要求把原合同 作为技术转让合同处理。 【处理】 一审判决：解除原、被告签订的专制实施许可合同；被告返还原告技术入门费16 296 元，赔偿原告模具损失2万元；被告反诉请求不予支持。 二审判决：驳回上诉，维持原判。 再审判决：撤销二审判决；维持一审判决关于被告返还技术入门费16 296元及对被告 反诉请求不予支持的判决；撤销一审判决关于解除原、被告签订的专利实施许可合同和被告 赔偿原告模具损失2万元的判决；判决原、被告签订的专利实施许可合同为无效合同；判决 被告赔偿原告模具损失11 300元。 【法理分析】 (一)专利实施许可合同 许可他人实施其专利并获取专利使用费，这是专利权人的一项重要权利。根据《专利法》第 12条的规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可 合同，向专利权人支付专利使用费。专利实施许可合同，是指专利权人或者其授权的人作为 转让方许可受让方在约定的范围内实施专利，受让方支付约定使用费所订立的合同。专利实 施许可权是专利权中的一项财产权利，因此，以一定范围的专利实施权为标的的专利实施许 可合同也是一种财产转让合同。《合同法》第342条亦将其归为技术转让合同。专利实施许 可合同转让方的主要义务是许可受让方在合同约定的范围内实施专利，交付实施专利有关的 技术资料，提供必要的技术指导。受让方的主要义务是在合同约定的范围内实施专利，并不 得许可合同约定以外的第三方实施该专利，按照合同约定支付使用费。因此，在专利实施许 可合同中包含技术服务的内容(例如技术指导)，而且在实际的专利实施许可合同中，为保证 专利的切实实施，也多规定有关技术服务的具体内容。对技术服务内容的违反，也构成专利 实施许可合同的违约。 (二)专利权被宣告无效，是否导致专利实施许可合同无效 《专利法》第45条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单 位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专 利权无效。”因此，专利权被授予后并非一劳永逸，而是时刻面临被宣告无效的风险。在专 利实施许可合同中，当事人之间如何分担这一风险是一个值得探讨的问题。 《专利法》第47条规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”据此，有观点 认为，专利权被宣告无效的，专利实施许可合同就是一份无效合同。参见陈旭主编 ：《上海法院知识产权案例精析》，308页，北京，人民法院出版社，1997。我们 认 为这种观点值得 商榷。理由如下： 1它与《专利法》第47条第2、3款形成冲突。《专利法》第47条第2款、第3款分别规定： “宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行 的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行 的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成 的损失，应当给予赔偿。 如果依照前款规定，专利权人或者专利权转让人不向被许可实施 专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费，明显违反公平原则，专利权人