「併入參照文件(incorporatedbyreference)」之內容是否被認定為貢獻.pdfVIP

「併入參照文件(Incorporated by Reference) 」之內容是否被認定為貢獻給社會大眾-- 從美國聯邦巡迴上訴法院之判決案件SanDisk Corp. v. Kingston Tech. Co. Inc.談起 一、前言 稱‘842 專利)與 6,763,424(下稱‘424 專利) 。在地 方法院作出解釋申請專利範圍 (claim construction) 在美國專利實務中，申請人可以使用併入參照 的意見之後，原告SanDisk 撤回對‘808 專利、‘893 文件(Incorporated by Reference)於說明書的方 專利及‘842 專利之請求項 1 、6 、7 、10 、12 、15 、 式，來將其他的專利文件併入於專利說明書中，讓 18 與20 之控訴。地方法院做出簡易判決(summary 此參照文件成為說明書的一部份。於某些情況下， judgment) ，認為被告Kingston 不侵權‘842 專利、 當說明書所揭露的技術特徵並未包含於請求項 ‘316 專利與‘424 專利。SanDisk 不服並提出上訴。 時，此技術特徵可能會被視為貢獻給社會大眾的公 共財，而限制了請求項主張均等的範圍。本文所要 (二) CAFC 之判決理由 探討的是，當說明書使用了併入參照文件於說明書 在上訴時，SanDisk 認為地方法院在解釋申請 的敘述方式，而此參照文件中的內容卻未出現於請 專利範圍時有誤。除了不服地方法院所做出的申請 求項時，所併入之參照文件的技術特徵是否會成為 專利範圍的解釋之外，SanDisk 亦挑戰地方法院的 貢獻給社會大眾的公共財而不屬專利權人所有？ 簡易判決的兩個論點。首先，SanDisk 認為地方法 於2012 年10 月9 日，CAFC 之判決SanDisk Corp. 院錯誤地運用Johnson Johnson 判決(Johnson v. Kingston Tech. Co. Inc.提出二階段測試，來決定 Johnston Associates, Inc. v. R.E. Service Co., 如果被併入的參考文件中的技術特徵並未包含於 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002))的揭露-貢獻法則 請求項時，是否將導致此技術特徵貢獻給社會大 (disclosure-dedication rule) ，而認為在均等論下， 眾。本文將對此判決進行介紹。 Kingston 的系爭產品未侵權‘424 專利的請求項 20 。其次，SanDisk 亦爭論地方法院做出之 二、CAFC 之判決的內容簡述 Kingston 的系爭產品由於未包含“控制器”(無論是 字義上或是在均等論下) ，故未侵權‘316 專利的請 (一) 訴訟背景 求項 79 之決定。第二個爭論點亦與 Johnson 原告 SanDisk Corp.(以下簡稱 “SanDisk”) 向 Johnson 判決的揭露-貢獻法則相關。 地方法院控訴被告Kingston Technology Co., Inc. 及 Kingston Technology Corp. (以下合起來簡稱 關於‘424 專利的請求項20 ，其敘述了： “Kingston”) 侵害原告的所擁有的美國專利號 20. In a re-programmable non-