4_标准必要专利的滥用问题德国橙皮书标准案分析.docxVIP

德国联邦最高法院于2009年5月6日做出关于可记录光盘（CD-Rs）的判例（KZR 39/06 of 6 May 2009）。由于此案对侵权禁令申请和反垄断法抗辩之间的关系作了非常细致的分析，并开创性的提出适用反垄断法抗辩的具体条件，在产业界和学术界引起非常大的讨论和争议。本文将对此案的具体情况进行介绍和分析。 一、案情简介 飞利浦公司和索尼公司拥有可刻录光盘（CD-Rs）和可重写光盘（CD-RWs）相关标准的专利技术。由于标准的技术指标都发布在被称为“橙皮书”（Orange Book）的出版物上，因此相关标准也被称为“橙皮书标准”。20世纪90年代起，飞利浦公司开始捆绑许可其专利。但是有许多生产者没有获得飞利浦公司的授权就使用了其橙皮书标准中的EP325330专利，于是飞利浦公司经常向法院提起侵权诉讼。在本案中，一个被告公司在抗辩中指出其没有侵犯原告飞利浦公司的专利；而且即使自己构成侵权，也拥有强制许可抗辩（compulsory licence defence）的权利，因为原告的行为已构成滥用其在CD-Rs市场的支配地位。此案经过地方法院和上诉法院的审理，最终由德国联邦最高法院做出审理，并对权利人寻求禁令和基于反垄断法的强制许可抗辩做出了开创性的解释。 二、焦点问题分析 本案的焦点集中在两个问题上：即原告提出侵权禁令申请时，被告能否提出强制许可抗辩；以及被告提出强制许可抗辩需满足的具体条件。针对这两个问题，法院进行了详细的分析。 （1）在专利侵权诉讼中，被告能否提出强制许可抗辩在专利侵权诉讼中，原告向法院寻求针对被告的禁令申请，被告能否对原告提出反垄断法上的强制许可抗辩。对此问题，德国法院和学者并未达成共识。持赞同观点的一方认为，权利人一方面拒绝许可其专利，另一方面又通过诉讼寻求获得回报，这违反了BGB（德国民法典）第242条 [1]规定的诚实信用原则，因此被告可以提出专利强制许可的抗辩。持反对观点的一方认为，不能在侵权诉讼中提出强制许可抗辩，因为被告不能满足BGB第229条[2]所要求“自力救济”（self-help）的前提条件。 最高法院赞同第一种观点，认为具有市场支配地位的原告在满足以下前提条件时，被告可以适用强制许可抗辩： ①原告的专利成为进入市场必不可少的前提条件； ②原告的拒绝许可缺乏合理性和公正性如果被告在合理的许可条件下，仍然不同意原告所提出的许可条件，则认为具有“合理性和公正性”。 。 （2）反垄断强制许可抗辩的具体适用条件提出强制许可抗辩，除了需满足拥有市场支配地位的原告歧视性或不合理的对待被告之外，最高法院还首次对被告需满足的条件进行了具体分析。 ①被告必须向原告提出满足以下条件的要约 被告向原告提出了无条件的（unconditional）要约。对于何为无条件的要约，法院从反面举例解释了何为附条件的要约：如果被告提出达成专利授权协议的要约，只有在法院做出被告未侵犯原告专利权判决时才能达成，这样的要约即为附条件的要约，这时专利权人就没有义务接受这样的要约。被告向原告提出了真实的（genuine）要约。这是指被告在一段合理时期内将受其要约所提出的义务的约束，并且被告愿意和有能力履行其相关义务。被告向原告提出了合理的（reasonableness）要约。合理的要约是指在不违反竞争法律的前提下，原告没有任何理由和借口来拒绝被告提出的相关条件。被告向原告提出了易于被接受的（readily acceptable）要约。如果原告只是简单的承诺便能达成有效的，包含了标的物、授权范围、签约双方、使用费等所有合同必备要素的要约，即可被认为是易于接受的。 ②被告需预期履行（anticipatory performance）其合同相关义务 法院认为未获得授权却已经使用原告相关涉诉专利，并期待获得原告专利授权的被告，不能仅仅期待获得相关权利，还必须像原告已对其要约做出承诺那样履行其合同相关义务。法院强调这并不是说被告需要向原告确定一个特定的专利使用费率或者实际支付专利使用费，而是根据BGB第372条[3]的规定，基于其审慎地、合理地思考对原告可能要求的专利授权使用费率的一种判断，然后将自己准备的专利使用费存储在专门的账户上。原告如果反对被告提出的专利授权使用费，对于何为公平合理的授权使用费负有举证责任。 三、“预期履行”要件引发的巨大争议 联邦最高法院的此判决一做出，在学术界和产业界立即引起了很大的争议，其中对“预期履行”要件的争议最大。 支持者认为，“预期履行”要件的要求是必须且合理的。主要原因在于： ①被告不能仅期待获得合同权利，也必须履行其合同义务。 ②原告基于专利侵权对他人提出诉讼，并没有违反诚实信用原则。被告申明自己有权使用原告的专利，但没有支付相应的对价是不合理的。并且“预期履行”并未要求被告向原告实际支付专利使