判断新颖性应遵循的规则(专利知识讲座99)韩晓春.pdf

专利知识系列讲座 韩晓春 99、判断新颖性应遵循的规则 在掌握了新颖性的条件和标准后，如何进行新颖性判断呢？即判断新颖性 应当遵循哪些规则。根据审查指南的规定，判断新颖性时，应当遵循下述规 则： 1、应当采取单独对比的方法或原则。也就是将要求保护的发明或者实用新 型权利要求书中记载的每一项技术方案，与对比文件中作为现有技术的每一项 技术方案单独进行比较。 如果与比较的现有技术方案不相同，则说明申请专 利的技术方案具有新颖性。如果与比较的现有技术方案相同，则说明申请专利 的技术方案没有新颖性。不允许将多份对比文件，或者一份对比文件中的多项 技术方案组合起来与申请文件进行比较，如从一本教科书记载的多项技术方案 中各提取一些特征组合起来与申请文件进行比较是不允许的。需要注意的是， 在权利要求书中所记载的技术方案往往并不是一项，在权利要求书中存在并列 独立权利要求时，每一个独立权利要求至少包含一项技术方案，并列独立权利 要求所包含的技术方案可能是产品与产品、或者产品与方法等结合。如并列独 立权利要求中一项独立权利要求保护产品 A ，而另一项则要求保护产品 B ，产 品 A 和产品 B 应当各自单独与一篇现有技术进行比较。其结果亦应当互不影 响，即如果产品A 不具有新颖性，并不意味着产品B 不具有新颖性。权利要求 书中往往还会有从属权利要求，应当认为，从属权利要求与从属权利要求、以 及从属权利要求与独立权利要求均是单独的技术方案，在判断新颖性时，亦应 当每一项权利要求与其对应的对比文件进行比较。另外，一个权利要求中，也 可能存在两项技术方案，如果出现这种情况，也应当单独对比。即新颖性判断 中，单独对比的单位为技术方案，而非整个申请文件，甚至也不是每个权利要 求。为何判断新颖性要采取单独对比的规则呢？这是由新颖性与创造性之间的 逻辑关系所决定的。新颖性解决的问题是申请专利的技术方案与现有技术是否 不同，如果不同，就具有新颖性，解决的是与现有技术之间是否存在“量变” 的问题。而创造性与新颖性共性的地方在于均要求与现有技术的不同，但创造 性还进一步要求这种不同要达到一定的高度。即必须经创造性劳动才可能完 成，或者不是轻意就能完全的，判断创造性的标准要高于判断新颖性的标准。 因此，判断申请专利的技术是否与现有技术不同，应当与一篇对比文件来比 较，如果需要两篇以上的对比文件的组合才可以完成该申请专利的技术，则恰 恰说明申请专利的技术具有新颖性。但评价创造性时，则允许不同的对比文件 进行组合进行比较。即创造性判断是在新颖性已经通过的情况下，进行“质” 的比较，看其是否达到了创造性所要求的高度，创造性的判断相对于新颖性的 判断，属于“质变”的判断。当然，在单独对比时，并不意味着要求申请专利 的技术和对比文件中记载的现有技术方案在文字表述上完全相同，而其实质内 容相同就够了。同样，在文字表述表面看起相同的情况下，也可能记载的技术 方案并不相同。 2、具体概念的公开，破坏上位概念的新颖性。这条规则是由发明和实用新 型保护的客体所决定的，发明和实用新型保护的客体是抽象的上位的技术方 案。而无论是独立权利要求，还是下位的从属权利要求，无论权利要求限定的 技术方案多么下位和具体，也永远是抽象的，相对于具体的产品和方法来讲仍 是上位的。该特征决定了在进行新颖性判断单独对比时，会出现两种情况，一 是对比的现有技术与申请专利技术属于相同的情况。因为，审查员进行新颖性 判断时，仍属于“抽象”与“抽象”之间的比较，审查员不可能拿实物来进行 对比和审查。因此，会出现审查员检索到的对比文件与申请专利的技术方案相 同的情况。如申请专利产品的发明点在于是用金属制造的，而检索出的现有技 术方案也是金属制造的（尽管具体的产品一定是某种特定的金属，而不可能是 抽象的“金属”）。再一种情况，是审查员没有检索到与申请专利技术相同的 现有技术，但是检索到申请专利技术下位特征的技术方案。如审查员检索到对 比文件记载的产品是由锰钢制造的，而锰钢显然是金属的下位概念。但用金属 制造和用锰钢制造在保护范围上是不同的，因此，两个技术方案不能说是相同 的技术方案。但是，锰钢是金属的下位概念，如果现有技术中已经存在用锰钢 制造该产品的技术方案，申请专利技术方案基于包括用锰钢制造，所以，不具 有新颖性，要求保护的范围太宽。申请人应当修改其权利要求，将产品特征限 定在除锰钢以外的其他更为先进的金属，前提是说明书中披露了比锰