从技术效果多样化看要素替代发明创造性判断.doc

从技术效果的多样化看要素替代发明创造性的判断 View on the assessment of the inventiveness of the invention by replacing elements from the diversity of the effect 国家知识产权局专利局 赵永辉 摘要：本文通过研究比较国外的相关规定结合专利法经济理论中的专利引诱理论探讨在具有多个技术效果时如何判断等效替代发明的创造性。通过分析EPO“单行道”标准的理论背景，得出其符合专利引诱理论，并发现其与创造性判断中的“如若不然”理论不谋而合。然后将这种标准适用一个具体案例，得出合理的评述方式。最后给出在判断和评述等效替代发明的创造性时的一些观点，同时建议将“单行道”标准引入《专利审查指南》，以理顺《专利审查指南》与《审查操作规程》之间的关系。 关键词：创造性，要素替代，等效替代，预料不到的技术效果，“单行道”标准，“如若不然”理论 一、引言 创造性是决定专利申请授权与否最关键的条件，也是专利实质审查和复审无效中最具争议的条件。这一切都因为创造性的判断属于主观的价值判断，其标准既跟判断主体的认知水平有关，也随着经济和技术的发展而不断发展。 《专利审查指南》在创造性判断中给出了几种不同类型的创造性判断基准，还给出了辅助性审查基准。 其中，对于要素替代的发明规定如下：（1）如果发明是相同功能的已知手段的等效替代，且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性；（2）如果要素替代能使发明产生预料不到的技术效果，则发明具有创造性。 而辅助性审查基准部分对“预料不到的技术效果”又规定：如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。 《审查操作规程》对“预料不到技术效果”具备创造性的情况又作出了排除：仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时应当注意，请求保护的发明应当仅限于产生“预料不到的技术效果”的技术方案。如果请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括“预料到的技术效果”，这样的权利要求仍然被认为不具备创造性。 现有技术的多样性告诉我们，已有技术手段可以具有超出其发明者所声称的用途，常识也会教导人们，我们熟悉的物件会有着与其主要功能明显不同的用途或效果，并且不同发明人对于技术效果表达方式的差异也会使得技术效果多样化，多重化。当存在多样技术效果时，对于上述规定，就会产生如下3个疑问： 疑问（1）：要素替代中的等效替代指替代后产生的技术效果基本相同，如果替代后既有相同的技术效果E1，也有不同的技术效果E2，这种替代是否属于等效替代？ 疑问（2）：当替代后存在这种不同的技术效果E2时，是否可以认定由于具有预料不到的技术效果而具备创造性？ 疑问（3）：这种不同的技术效果E2在本申请说明书中是否记载对其创造性的判断有无影响？ 下面结合一个实际案例结合国外规定和专利法理论对上述问题给予解答并谈谈存在多重技术效果时如何判断要素替代发明的创造性。 二、案例介绍 1、基本案情 发明名称为“注出容器” ，涉及一种在不使外部空气进入容器内部的情况，实现容器内装物的注出的注出容器。利用容器主体螺纹接合基杯，借此，当装配基杯时，基杯底部的突片受按压推开狭缝，使得可靠而容易地打开狭缝以容许外界空气进入外层和内层之间。 本发明采用螺纹连接基杯和容器主体，对比文件1采用凹凸卡合连接基杯和容器主体；权利要求1与对比文件1区别在于：基杯与容器主体螺纹连接。 关于该发明的创造性，有如下几种的不同观点。 2、不同观点介绍 观点1：考虑相同技术效果，权利要求1不具备创造性 对比文件1已经公开基杯与容器主体凹凸卡合配合，然而，凹凸卡合配合和螺纹配合都是本领域中常用的技术手段，选择螺纹连接代替凹凸卡合连接是容易想到的，因而不具备创造性； 观点2：考虑不同技术效果，权利要求1具备创造性 权利要求1用“螺纹连接”替代“凹凸卡接”，这种替代取得了本领域技术人员在采用“凹凸卡接”连接时预料不到的技术效果：（1）.螺旋形结构起到了加强肋作用；（2）.增大了基杯与容器主体的结合力；（3）.缓慢施力的过程可减小狭缝破开所需操作力。虽然上述效果是替代后必然带来的，但对比文件没有给出启示要实现上述效果，因此，由此认定权利要求1具备创造性。 观点3：考虑无反证排斥，权利要求1不具备创造性。 虽然实现上述替代后具有三种技术效果，但一旦将螺纹结构应用到容器上后，必然产生这些效果。虽然对比文件1并未明确地启示采用螺纹连接结构，但同时也没有明确地排斥或引导本领域技术人员基于一定的理由回避“螺纹连接”的方式，故必然存在着无差别选用