专利法第三次修改有关专利侵权诉讼的内容.pdfVIP

专利法第三次修改有关专利侵权诉讼的内容 作者：史玉生* 矫鸿彬** 知识产权期刊 2009年7月 1 经过第三次修改的专利法将于 2009 年 10 月 1 日开始实施 。在专利侵权诉讼方面， 此次修改的专利法既纳入了现有的两个司法解释，即《最高人民法院关于对诉前停止侵犯 专利权行为适用法律问题的若干规定》2 和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律 问题的若干规定》3 以下统称“司法解释” ）中的部分内容，又增加了新的内容。具体解释如 下： 一、关于专利侵权判定方面的修改 1、增加现有技术抗辩 现有技术抗辩虽然在司法实践中已经被法院接受和认可，但是在修改前的专利法4 （“现行专利法” ）以及最高法院的司法解释中均未涉及。修改后的专利法第 62 条是新增加 的条文，该条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属 于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权” 。据此，现有技术抗辩有了明确的法律依 据。事实上，先前在司法实践中被广泛借鉴的 《北京市高级人民法院关于专利侵权判定若 干问题的意见（试行）》5 中已经有关于已有技术抗辩（即现有技术抗辩）的内容，但规定 6 7 已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权 ，不适用于相同专利侵权 的情况。该规定一直广受 争议，此次专利法的修改对该问题有了明确的答案，即现有技术抗辩的使用不受相同侵权 还是等同侵权的限制。 另外，由于修改后的专利法采用了绝对新颖性的标准，“现有技术”和“现有设计” 明确规 8 定为申请日以前在国内外为公众所知的技术或设计（第 22 条和第 23 条） ，范围比原来有 所扩大，这使得现有技术抗辩能够使用的机会也有所增加。 2、平行进口不视为专利侵权 修改后的专利法第 69 条第一款第一项规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产 品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品 的行为不视为侵犯专利权的行为。此项修改将专利权利一次用尽原则扩大至进口产品的范 围，允许平行进口行为不经过专利权人的许可。这次修改对一直广泛争论的平行进口是否 合法的问题划上了一个句号，对跨国公司的影响很大。 3、增加 Bolar 例外条款 金杜律师事务所 1 此次修改的专利法在不视为侵犯专利权的情形（第 69 条）中增加了一项（第五项）源 自美国专利法下的“Bolar例外”条款，其规定：为提供行政审批所需要的信息，制造、使 用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗 器械的行为不视为侵权。专利法在修改之前对于专利侵权责任的豁免规定并不包含提供行 政审批所需要的信息，因此对此类行为是否构成专利侵权并没有专门的规定。司法实践 中，有关当事人（主要是跨国公司）曾经试图通过诉讼的方式希望法院明确态度。根据公 9 布的案例 ，相关法院对类似的诉讼请求并未予以支持，理由是所诉为行政审批之目的而生 产他人专利产品等行为不属于“ 以生产经营为目的”10 的行为，因此不属于现行专利法第 11 条规定的专利侵权行为。此次专利法修改后，对该问题有了明确的界定，此类问题也就不 会再诉诸至法院。 4 、“许诺销售”被列为侵犯外观设计专利权的表现形式之一 现行专利法第 11 条规定的针对外观设计专利侵权行为的表现形式包括以生产经营为目 的制造、销售、进口外观设计专利产品11 。此次修改专利法，将“许诺销售”也列为外观设计 专利侵权行为的表现形式之一。这样，与发明和实用新型专利侵权行为相比，三者在“制 造、销售、许诺销售、进口”这四种表现形式上形成一致，而“使用”行为仍然不属于侵犯外 观设计专利权行为的表现形式。 二、关于临时救济措施的修改 现行专利法中已有关于诉前停止侵权专利权行为（诉前禁令）的相关规定，此次修改 进一步完善，将司法解释的部分内容纳入专利法，使其更加明确和具体。如申请人应当提 供担保、人