从实际案例研究权利要求书应当以说明书为依据.docVIP

从实际案例研究权利要求书应当以说明书为依据专利法第二十六条第四款中规定了权利要求书应当以说明书为依据。本文结合一个实际的案例分析了通常审查员对于权利要求应当以说明书为依据这一规定所采用的评价方式，对于涉及到该条款的审查意见通知书的答复（本文中所采用的争辩方式可以套用在其他案件的权利要求得不到说明书支持的争辩上），以及是否应该从侵权判定的角度来看待专利审查过程中的权利要求书应该以说明书为依据。 案情简介 为了形象阐述，下面使用两张图来说明涉案专利与现有技术的不同： 图1是现有技术，图2是涉案专利。图1和图2均是一种条形码，图1中条形码的黑色方块和白色方块均表示1个比特，其中，黑色方块表示1，白色方块表示0，图2中条形码的每个黑白图案均表示2个比特，例如，黑色方块中嵌有白色三角的图形表示的是10。由这两个图可以看出，图2中的条形码所占的面积是现有技术的一半，如果是在相同的面积下，涉案专利中的条形码可以表示的信息容量是现有技术的一倍。 涉案专利的权利要求1中记载了：“一种多图形化矩阵式二维条形码实现方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤S102，将所描述的信息编码为黑白矩阵式二维条码；步骤S104，使用对应于比特值的、由所述多个规则图形与黑白色的组合而形成的图形化码来替换所述黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块，从而形成多图形化矩阵式二维条码；以及步骤S106，重新排列所述多图形化矩阵式二维条码。” 涉案专利权利要求1中的步骤S104中记载了使用图形化码来代替黑白像素块，由于每个图形化码可以对应更多的比特位，因此，通过该步骤可以使单位面积的条形码承载更多的信息。在涉案专利的具体实施方式中仅仅记载了一种方式，即上述图2中的方式，在该方式中，所述规则图形的数量为两个（方块和三角形），所述图形化码表示2个比特的二进制数据。 需要说明的一点是，涉案专利的权利要求1中的步骤S104的撰写存在问题，如果将该步骤写为：“使用对应于大于等于2个比特值的、由所述多个规则图形与黑白色的组合而形成的图形化码来替换所述黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块，从而形成多图形化矩阵式二维条码”，那么，审查员也不会下发下文中的审查意见通知书，因此，作为代理人在撰写时需要考虑得更加全面。但是，本文所讨论的重点在于并不在于此，而是在于应该如何答复权利要求得不到说明书支持的审查意见，以及审查阶段对于权利要求得不到说明书支持的把握是否需要参照侵权判定。 第一次审查意见通知书 审查员在第一次审查意见通知书中指出权利要求1得不到说明书的支持，具体理由如下： 权利要求1中记载了：“步骤S104，使用对应于比特值的、由所述多个规则图形与黑白色的组合而形成的图形化码来替换所述黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块”，在权利要求1中并没有对规则图像的数量以及图形化码所表示的比特数量进行限定，然而根据本发明说明书的记载(参见说明书第7页)，规则图形的数量为两个（方块和三角形），图形化码表示2个比特的二进制数据，说明书的实施方式限定了具体的规则图像的数量和所表示的比特的数量，本领域技术人员有理由怀疑除此之外的其他的规则图形与黑白色组合而成的图形化码也可以具有相同的性能或用途，因此，该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。 对于权利要求是否能够得到说明书的支持，需要结合权利要求所要解决的技术问题。涉案专利的权利要求1所要解决的技术问题是：“现有的编码方法中编码中包含的信息量较小，需要比较大的存储空间，使用起来不很方便，因此，需要一种用于提高信息容量的解决方案”，基于此，权利要求1中采用了“使用对应于比特值的、由所述多个规则图形与黑白色的组合而形成的图形化码来替换黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块”，由此可见，只要使用了权利要求1中的“图形化码来替换黑白像素块”均可以解决现有技术中的问题，本领域技术人员完全可以依照其自身的能力以及权利要求1中的教导来组成不同的图形化码。例如，可以采用8个不同的图形化码，每个图形化码表示3个比特；又例如，还可以采用16个不同的图形化码，每个图形化码表示4个比特。因此，本领域技术人员可以合理预测到“图形化码来替换黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块”所有的等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖“图形化码来替换黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块”所有等同替代或明显变型的方式。 基于上述的理由，在答复此次审查意见通知书时并没有对权利要求1进行修改，而是对审查员在第一次审查意见通知书中的观点进行了争辩。 第二次审查意见通知书 审查员并没有接受在答复第一次审查意见通知书时所进行的争辩，审查员在第二次审查意见通知书中指出： 申请人