第一节 专利之基本三要件 - 数位法律中心.docVIP

第三章　專利要件 依專利法第四十四條規定， 1.1前言 凡可供產業上利用之發明得依本法申請取得發明專利（產業利用性之專利法規定可供產業上利用產業定義，一般共識產業廣義的產業工、礦、水產，運輸、通等。非以診斷、治療為目的產業利用性之.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）能瞭解其內容，並可據以實施，二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異。若申請專利之發明本質上能被製造或使用，尚應審究發明說明在形式上是否明確且充分記載對於先前技術之貢獻，使發明之揭露內容達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度，始得准予專利。相對的，若申請專利之發明本質上並不能被製造或使用，例如違反自然法則之永動機發明，即使發明說明中明確且充分記載其內容，仍不可能據以實施。 申請專利之發明所利用之原理顯然違反已確立之自然法則，例如說明書中敘及永動機之發明功效或目的時，其顯然違反能量不滅定律，應以違反自然法則及非可供產業上利用為理由，依專利法第二十一條及第二十二條第一項前段予以核駁。但若申請專利範圍為特定結構之永動機，且說明書中並無違反自然法則之敘述時，應屬同法第二十六條第二項所規範之範圍。 對於未完成之發明，無論是欠缺達成目的之技術手段的發明，或雖然有技術手段但顯然無法達成目的之發明，若其本質上並未違反自然法則，只是形式上未明確或未充分記載對照先前技術之貢獻，使發明之揭露內容無法達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度，屬違反專利法第二十六條第二項之規定。 2. 新穎性 2.1前言 專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於申請專利前已公開而能為公眾得知，或申請專利前公開使公眾知悉，22.I）。申23）。 雖然專利法第二十二條第一項及第二十三條均屬新穎性要新穎性之概念 available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。 能為公眾得知，指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術；惟若其違反保密之約定或默契而洩漏技術，以致該技術之實質內容能為公眾得知時，則該技術構成先前技術的一部分。反之，若該技術處於保密狀態，公眾無法接觸或無法獲知其實質內容時，即使申請前該技術已存在並已為負有保密義務之人知悉，仍非屬先前技術。保密義務，不僅指有明文約定之保密義務，尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負保密責任的默契保密義務，例如公司行號所屬之職員對於公司之事務通常負有保密義務。 2.2.2引證文件 實體審查時，係從先前技術或先申請案中檢索出相關之文件，以比對、判斷申請專利之發明是否具備專利要件；該被引用之相關文件稱為引證文件。 雖然所有能為公眾得知之資訊均屬先前技術，惟實務上主要是引用刊物上公開的先前技術與申請專利範圍中所載之發明進行比對，而以刊物作為引證文件。引證文件之公開日必須在申請案的申請日之前，申請當日始公開之技術不構成先前技術的一部分。申請案主張優先權者，引證文件之公開日必須在優先權日之前，並應注意申請專利之發明各別主張之優先權日。專利申請案經公開或公告後，即構成先前技術的一部分，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為新穎性審查之引證文件。 審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，而引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容（審查進步性時則須參酌申請時的通常知識，參照本章3.2.4「引證文件」）。引證文件中明確敘及之先前技術文件，應屬於引證文件的一部分。引證文件中包括圖式者，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵始屬於引證文件的一部分，而由圖式推測的內容，例如從圖式直接量測之尺寸，則不屬於引證文件的一部分。 2.3新穎性之2.3.1逐項審查 新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。 2.3.2單獨比對 審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分內容或一之部分內容之內容3)差異僅在於相對應之技