联邦巡回上诉法院对WellmanIncvEastman-MorganLewis.PDFVIP

June 16, 2011 未能公开最佳实施方式的后果 最近，联邦巡回上诉法院对 Wellman, Inc. v. Eastman Chemical Co. , No. 2010-1249 (Fed. Cir. Apr. 29, 2011) 一案做出判决，维持特拉华地区法院的简易判决裁定，Wellman 的专利因为没有 公开最佳实施方式而无效。 原告暨专利权人 Wellman 起诉 Eastman 化学公司，声称后者侵犯其两项美国专利 7,129,317 和 7,094,863 （简称’317 专利和‘863 专利 ），这两项专利保护一种用于塑料饮料容器的聚对苯二 甲酸乙二酯（简称 PET ）树脂。具体而言，Wellman 的专利公开了一种“慢结晶”PET 树脂，这 种树脂在 180° C 到 205° C 的温度区间下进行“热灌装”时，仍然具有良好的透明度并且不会收缩 或变得不透明。 Eastman 化学公司在抗辩时，认为该专利不满足 35 U.S.C. § 112, ¶ 1 所规定的最佳实施方式要 求，并且专利书中存在不清楚之处，因此提起专利无效的简易判决动议。特拉华地区法院批准这 一动议，认为专利是无效的，所以 Wellman 提起上诉。 联邦法院在判决书中重申了“最佳实施方式”要求。判断专利说明书是否满足此要求需考虑两个要 素，首先，必须判断发明人在提交申请时是否掌握了实施其发明的最佳方式，这是对申请提交时 发明人思想状态的主观判断。其次，如果发明人主观上认为某一实施方式优于其它方式，则法院 必须判断发明人是否向公众“隐藏”了该方式。判断第二要素时，需要调查发明人是否公开了最佳 实施方式以及该公开是否充分，使得该领域的普通技术人员能够实施这一部分发明。第二要素是 客观判断，取决于权利要求的范围和本领域技术人员的技术水平。 1 对于第一要素，联邦法院同意地区法院的认定，发明人掌握实施其发明的最佳方式。特别是，地 区法院根据发明人的证词认定，其中一位发明人认为有一个慢结晶热灌装 PET 的特别公式是实 施专利所保护发明的最佳方式，该公式被称为 Ti818。双方当事人均同意，除了五项权利要求之 外，其余的权利要求均包括 Ti818 特征。此外，联邦法院同意地区法院的观点，另一位发明人 在提交申请时认为，在 Ti818 PET 公式中使用炭黑（N990 ）是实施其发明的最佳方式。 对于第二要素，联邦法院同意地区法院的认定，Wellman 确实向公众隐藏了最佳实施方式。具 体而言，地区法院发现 Wellman 确实隐藏了 Ti818 的配方，wellman 发现了某些成分的优选浓 度范围以及某一添加剂的优选颗粒大小，但是，他并没有在 Ti818 中予以指出。因此，Wellman 没有公开 Ti818 的具体配方，也没有公开任何其它的 PET 树脂配方。联邦法院同意地区法院的 认定。Wellman 隐藏了至少一位发明人所认为的慢结晶树脂的最佳实施方式，因此隐藏了 Ti818 的配方。 联邦法院同意地区法院的观点，而且还认为，Wellman 不仅没有公开炭黑 N990 在 Ti818 PET 公式中的用途，还故意将其成分作为商业秘密来保护，因此 ，是“故意隐藏”了该发明的最佳实施 方式。联邦法院认为，Wellman 的专利“误导了”炭黑 N990 在 Ti818 中的用途。 联邦法院维持了地区法院根据最佳实施方式之要求做出的专利无效决定，然而，却推翻了地区法 院根据专利说明书描述不清楚而做出的简易判决裁定。地区法院认为专利说明书没有解释在差示 扫描量热仪的加热情形下，哪一温度（TCH ）下样品的结晶速度最快，所以没有为本领域技术 人员提供充分的指导，但是，联邦法院认为地区法院的这一判断是错误的。专利说明书中的描述 能够解释无定形材料检测的 TCH 术语。 联邦法院维持了地区法院关于最佳实施方式的简易判决裁定，原告主张的‘317 专利和’863 专利 中的权利要求因为没有公开实施该发明的最佳方式，所以无效。但是，联邦法院驳回地区法院依 据 35 U.S.C. § 112, ¶ 2 之规定判定权利要求无效的简易判决，将本案发回重审。 此处可获得本案判决书，/images/stories/opinions-orders/10- 1249.pdf. 2 如何判断禁令发出后被告的改进产品构成藐视法庭之罪？ 在 Inc. v. EchoStar Corp., et al. , No. 200