中日两国修改超范围判断标准的实务比较研究.PDF

中、日两国“修改超范围”判断标准的实务比较研究 毛立群 杨 楷 【摘要】 笔者在多年从事日中专利案件实务的基础上，针对当前驳回理由中 较为突出的“修改超范围”的问题，结合实例对日、中两国专利法的 相应规定及审查实践的判断标准进行了比较研究和分析。 【关键词】修改 超范围 判断标准 审查实践 日本专利法 对比研究 一． 外国进入中国专利申请量概况 图1为近年外国进入中国专利（发明专利）申请量的趋势图，从图 中可知，申请量连年以20%左右的增幅攀升并高企。图2为图1所示 的申请案件量的国别分布图，其中来自日本的申请占整体的35%左右， 位居各国之首。 外国进入中国的发明专利申请量 120000 100000 80000 60000 40000 20000 根据中国专利局网站统计数据 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 图1.外国进入中国的发明专利申请量 1 日本 美国 德国 韩国 法国 荷兰 瑞士 英国 其他 图2.申请案件量的国别比例 二． 近年来OA理由的变化趋势 申请量如此大幅增加，必然带来大量的主动修改或OA等实务处理工 作。来自日本的申请更是如此，笔者在从事专利实务工作中发现，近 年来，对“修改是否超范围”标准的把握越来越严格，驳回理由中依 据专利法第 33条“修改超出原说明书和权利要求书记载的范围”驳 回的比例逐年上升(根据笔者的办案统计，参见图3)。因此，在实践 中，如何处理好涉及专利法第33条的答复显得越来越重要。 而日本的申请人或代理人在指示修改时，往往有基于日本或美国专 利审查实践或标准来起草意见书及修改方案的倾向，中国代理人在收 到这样的指示时，往往会发现，这样的修改方案，存在着与当前中国 审查员对专利法 33条掌握尺度不一致，不易被审查员接受的问题， 另一方面，在不能深刻理解申请人修改方案出发点和意图的前提下， “这样的修改不易被接受”的单纯解释又往往不易得到客户的理解而 处于困惑的境地。 为处理好这一申请人的指示与中国专利审查的实践标准相矛盾的问 2 题，首先需要我们对日、中两国专利法各自相应的规定以及审查实践 标准有一个全面的了解。 本文通过介绍日本和中国专利法下各自对“修改是否超范围”判断 的相应法条及实践判断标准的变迁，在全面对比分析日、中两国的相 关法条及审查指南规定的基础上，结合实例，分析指出日中两国在实 践判断标准上所存在的异同点，为从事涉外特别是日、中专利代理的 代理人在处理类似问题时提供实践性参考及建议的同时，并尝试对