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法案法务 Cases Legal 浅谈发明专利审查中对创造性尺度的把握 □ 陈立兵 摘要： 创造性是专利申请是否能够获得授权的实质性条件之一，对于专利申请的创造性尺度在专利审查过程中 不易把握。在发明的创造性的判断过程中，审查员需要站在申请人与社会公众之间平衡双方的利益，因此，发明专 利审查中对创造性尺度的把握就显得尤为重要。 关键词： 发明 专利 审查 创造性 尺度 技术启示 三步法 对于发明的创造性，我国专利法第二十二条第三 示。如所述区别技术特征为公知常识，或者所述区别 款规定，其与现有技术相比，需要具备突出的实质性 技术特征被另一篇对比文件所公开，且其在对比文件 特点和显著的进步。对发明的创造性的判断方法，各 中所起的作用与其在要求保护的发明中为解决其重新 个国家都有相应的规定，虽然在创造性的判断上存在 确定的技术问题所起的作用相同，都可认为现有技术 一定差别，但其基本思想是一致的，即需要在最接近 存在技术启示，从而可以判断该发明对本领域技术人 的现有技术上，判断发明对所属领域的技术人员是不 员来说是显而易见的。 是显而易见的。然而，在实质审查过程中，由于对创 2．美国对创造性判断方法的规定 造性的判断存在一定的主观因素，不同审查员对创造 美国专利法第 103 条规定（非易见性的内容）：一 性的尺度把握不一致，从而在一定程度上影响了专利 项发明，虽然并不如美国专利法第102 条所规定的已 审查的质量。本文从具体案例出发，分析了如何从现 经有人知晓或者已有叙述的情况完全一致，但申请专 有技术所给出的技术启示判断发明的显而易见性，以 利的内容与其已有的技艺之间的差甚为微小，以致在 使专利审查中对发明的创造性的判断更加客观、公正。 该项发明完成时对于本专业具有一般技艺的人员是显 而易见的，不能取得专利。取得专利的条件不应该根 一、创造性的判断方法 据完成发明的方式予以否定。 1．我国对创造性判断方法的规定 美国最高法院 1966 年在判例决定Graham 中，根 我国《专利审查指南》规定，判断要求保护的发 据美国专利法第 103 条确定了如何判断显而易见性， 明专利申请相对于现有技术是否显而易见，通常可按 即采用“教导- 启示- 动机”准则，简称TSM 准则。 照以下3 个步骤进行 ：①确定最接近的现有技术；② 具体步骤为 ：①确定现有技术的范围和内容；②确定 确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题； 现有技术和请求保护的权利要求之间的区别；③考虑 ③判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显 当时的现有技术，同时考虑次要的因素。如果本领域 而易见。这就是专利审查中对创造性判断所采用的“三 技术人员结合现有技术认为要求保护的发明与现有技 步法”。 术之间的区别是显而易见的，则必须要揭示其在相关 “三步法”判断中，对于步骤③，需要从最接近的 权利要求中存在的教导（Teaching ）、启示（Suggestion ）、 现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求 动机（Motivation ）。通过这种创造性的判断形式防止“事 保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，即 后诸葛亮”，提高“非显而易见”的判断确定性。同时， 判断现有技术中是否给出了将上述区别技术特征应用 商业上的成功、长期