09202017葉雪美.PDFVIP

解析設計專利圖式不明確對於權利範圍之影響 美國法院設計專利侵權訴訟篇 09/20/2017 葉雪美 前言 專利法的基本原則是，專利權範圍（ claims ）定義了專利權人享 1 有所請發明的排他權 。專利請求項說明申請人所請發明的保護範圍， 旨在讓社會大眾注意到什麼會構成侵權 ，什麼不會構成侵權（what is and what is not infringement ）。為了促進專利權範圍的公示作用（notice function ），美國專利法第112條 (b)款規定申請人要以專利請求項特 別清楚指出專利權人所認為的發明內容 。而法院將這些要件包含在所 謂的「不明確性」要件中，如果請求項無法通過「明確性」的檢測， 會被認為是不具可專利性、無效和不可實施（執行）的。 圖式（ drawings ）的揭露是設計專利最重要的元素，在設計專利 申請案中，圖式經由請求項用語「如圖所示」之聲明，指出申請人想 請求的保護範圍，因此，設計專利的範圍被申請案圖式中所揭露的設 計所限制 2 。這幾年，在美國的專利侵權訴訟中，設計專利圖式中的 不一致或不明確等瑕疵，致使專利權範圍不明確，無法據以實施，專 利無效，這是被控侵權人經常利用的一種抗辯或主張。本文中以侵權 訴訟案件說明設計專利權範圍解讀的法律標準，以及設計專利圖式的 不一致或不明確對於專利權範圍解讀的影響，分析法院對於設計專利 圖式之明確性的審查判斷，一則可提醒申請人應特別注意圖式的一致 性與明確性，亦提供我國產業界、專利業界及法院作為參考之用。                                                         1 參見 Aventis Pharma. Inc. v. Amino Chemicals Ltd., 715 F.3d 1363, 1373 (Fed.Cir.2013) (quoting Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312 (Fed.Cir.2005) (en banc))。 2 參見 In re Mann, 861 F.2d 1581, 1582 (Fed.Cir.1988); accord MRC Innovations, Inc. v. Hunter Mfg., LLP, 2014 WL 1303368, F.3d , at *3 n. 1 (Fed. Cir. Apr. 2, 2014)。 1    專利權範圍解讀的法律標準 專利侵權訴訟的侵害鑑定是由專利權範圍的解讀開始作業。在 3 Markman 案例中， CAFC （Court of Appeals for the Federal Circuit ，聯 邦巡迴上訴法院）確定專利權範圍解讀係屬法律問題，非由陪審團決 定之事實問題，應由法院為之。法院首先應檢視記錄中的內在證據， 亦即專利本身，包括：專利權範圍、說明書、申請歷程檔案，以及外 在證據，例如：專家和發明人的證詞、字典和論文，但這些外在證據 通常不如內在證據的重要性4 。如果僅從內在證據中可清楚得知，採 用外在證據是不正確的 5 。 申請專利範圍的詞彙通常是，所屬技術領域具有通常知識者在閱 讀說明書及歷史檔案時，所理解的「通常和慣用的意義（ ordinary and 6 customary meaning ）」 。不過，專利權人可以編纂自己的詞彙，特別 是定義與其一般意義相反的專利請求項 7 。此外，說明書與專利權範 圍的解讀與分析有著高度關聯性，通常是有決定性的，這是對於有爭 議術語的意義唯一最佳指引 8 。雖然法院使用說明書解釋申請專利範 圍的含義，但同時法院還必須避免將說明書中的限制讀取到專利權範 圍本身的風險 9