从公平交易法之适用和专利主张实体防治立法出发.PDFVIP

智慧財產權侵權警告函妥適規範之再探討：從公平交易法之適用與專利主張實體防治立法出發 71 《公平交易季刊》 第 24 卷第 4 期（105/10），頁71-106 ◎公平交易委員會 智慧財產權侵權警告函妥適規範之再探討： 從公平交易法之適用與專利主張 實體防治立法出發 王立達 摘要 公平會對於濫發智財權侵權警告函行為之規範，自從 1997 年訂定處理原則以來即 要求發函前必須踐行三種先行程序其中之一，否則即有違反公平法之可能。此一見解 持續受到國內司法實務的支持，然而學界一直有反對聲浪，認為先行程序管制不符合 警告函作為妨害排除或防止請求權行使行為之性質，其判斷有過於形式化之嫌，並且 無法達到證明權利基礎或使受信者合理判斷之原本設定目標。從美國近來各州對於專 利主張實體之防治立法經驗，以及我國以往案例也顯示，僅就警告函加以管制，很容 易遭到權利人透過發動民刑事法律程序而加以規避。本文建議改由實體管制途徑出 發，針對不同類型的警告函採取三種不同的管制方式，並且將訴訟程序中法院對於內 容不明確警告函權利行使效力之調控，納為管制方案的一環，方能解決濫發警告函此 一困擾國內已久的公平法議題。 關鍵詞 ：敬告函、不公平競爭、限制競爭、專利蟑螂、侵權訴訟、侵害通知 投稿日期：105 年6 月7 日 審查通過日期：105 年9 月30 日  國立政治大學法律學系副教授。本文感謝政治大學法律學系碩士班蘇弘綸先生協助蒐集整理相關 文獻資料。 72 公 平 交 易 季 刊 一、前言 智慧財產權之侵權警告函，參照公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權 或專利權警告函案件之處理原則（下稱警告函處理原則）第 2 點的定義，係指事業以 警告函、律師函、公開信、廣告啟事等方式，對其自身或他事業之交易相對人或潛在 交易相對人散發書面消息，指控他事業侵害其智慧財產權之行為1 。其發函對象，最常 見的乃是競爭者之交易相對人或潛在交易相對人。發函者往往希望透過散發警告函， 指控競爭者侵害其智慧財產權，使交易相對人不再與被控侵權之事業往來，或是為了 避免捲入侵權糾紛之中，因而將競爭者之產品下架，以達到打擊競爭者之目的，而獲 取市場競爭上之優勢2 。 不過由於智慧財產權人所擁有之專屬權利範圍，通常除了製造（含重製、改作） 之外，還包括販賣、使用、散布或為上述目的而進口受智財權保護之物3 ，商標權尚且 包含為行銷之目的而持有、陳列4 5 ，著作權則涵蓋出租及各種公開傳播之行為 ，因此 遭指控之他事業假若果真涉及侵害智慧財產權，其位於產品供應鏈下游之交易相對 人，諸如下游產品製造商、批發商、零售商等，也同樣具有極高的侵權可能性，而這 些下游交易相對人也正是警告函常見的發送對象。因此警告函所指控之可能侵權行為 人，除了競爭者之外，往往也涵蓋作為收信者之交易相對人，此一特徵也大幅增添了 警告函中之侵權指控對於交易相對人下架或斷絕交易之影響力。 以公平法規範警告函發函行為，國內已有相當多的實務案例，累積不少值得討論 的問題。對於經歷多次修正的公平交易委員會（下稱公平會）新舊版本警告函處理原 則各項規定，適用在實際案件中所可能發生的各種矛盾齟齬之處，國內文獻歷來檢討 評論者不在少數，見解各自不同，相當具有研究價值。本文囿於篇幅，對於警告函案 件曾經出現的各種相關問題無法一一加以探討，論述內容將集中在公平法對於警告函 1 公平交易法（下稱公平法）第45 條原規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行 為，不適用本法之規定。」2015 年2 月4 日公平法修正時，於同條著作權法、商標法、專利法之後 增列「其他智慧財產權法規」，因此目前公平法與警告函之適用問題，應擴及以所有智慧財產權之 書面侵權指控為其討論範圍。 2 惟現行警告函處理原則第 6 點規