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关于无效程序中修改权利要求若干问题的研究 刘国伟 一、 概述 根据专利法第56条的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。因此，权利要求书是用来确定专利保护范围的法律性文件。对权利要求的修改，在不同的阶段，有着不同的具体要求。在专利申请的审查过程中，权利要求的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，这是由于先申请原则的限制，不允许申请人利用修改将申请日以后的技术内容补充进来。在专利授权后，一旦进入专利无效程序，对权利要求的修改便受到了更大的限制，根据专利法实施细则第68条和《审查指南》的有关规定，此时只能修改权利要求书，而且，权利要求书的修改方式也受到限定。为什么在无效程序中，对权利要求的修改进行如此严格的限制？如何理解权利要求书修改方式的限定原则？对此，业界尚有不同的理解和做法。本文旨在对无效程序中修改权利要求若干问题进行初步的研究，以求抛砖引玉，希望引起这方面研究的争鸣和深入探索。 二、 关于原专利的保护范围 　　专利法实施细则第68条规定：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。该条的第二款进一步限定专利权人不得修改说明书和附图，也就是说，专利权人在无效程序中只允许修改权利要求书。这条规定实际上是无效程序中权利要求书的修改原则，其核心是：这种修改不得扩大原专利的保护范围。 　　《审查指南》第四部分第三章５.４规定了无效程序中权利要求书修改的原则：（１）不得改变原权利要求的主题名称；（２）与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围；（３）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；（４）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。 　　其中的“与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围”应该是最核心、最本质的内容。如果允许改变原权利要求的主题名称，就会涉及权利要求的技术特征的改变，则通常会导致改变原专利的保护范围，这种改变也是一种广义上的“扩大原专利的保护范围”； 同样，即使没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也可能出现扩大原专利的保护范围的情形，例如将原来只在说明书中记载的技术特征搬到权利要求中构成新的权利要求；所以，修改后的新权利要求，一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，也就是把原说明书中的技术特征搬到新权利要求中也是不允许的。 依据上述的理解，要正确地界定“原专利的保护范围”，实质上只保留《审查指南》所给出的原则中的“与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围”这一条就行了。实践中，恰恰是因为存在对“原专利的保护范围”有各种不同的理解，给审查和司法实践带来了混乱，其中比较典型的观点认为“原专利的保护范围”就等于原权利要求书中独立权利要求的范围。这种理解背离了《审查指南》的本意，是一种片面的理解。笔者认为，正确的理解应当是，“原专利的保护范围”是由授权的权利要求书中的全部权利要求所决定的；所以，《审查指南》给出的必要前提是“与授权的权利要求书相比”，而不是仅仅以独立权利要求相比。换句话说，授权的权利要求书与独立权利要求不能直接划等号。 　　毋须讳言，独立权利要求的保护范围是最宽的，从属权利要求的保护范围必然落入其所从属的独立权利要求之中。因而，有人据此认为，权利要求书的保护范围就等于独立权利要求的范围，也就是“原专利的保护范围”。我们稍加分析就可以看出这种观点的逻辑错误。专利法实施细则第２１条指出：“权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求”。可见从权利要求书的构成上，它必须包括独立权利要求，还可以有从属权利要求。从属权利要求在权利要求书中不是必须的，但并不意味着权利要求书中只能含有独立权利要求。当权利要求书中只存在独立权利要求时，才能认为“原专利的保护范围”就是原权利要求书中独立权利要求的范围。可见，这是一种特殊情况。 　　既然通常的权利要求书中，既包括独立权利要求，也含有从属权利要求，那么“原专利的保护范围”与原权利要求书的关系是怎样的呢？换句话说，既然独立权利要求的保护范围是最宽的，从属权利要求的保护范围必然落入其所从属的独立权利要求之中，那么从属权利要求对“原专利的保护范围”有何影响？如果按照上述观点推下去，必然得出：从属权利要求被淹没在独立权利要求之中了，从属权利要求对“原专利的保护范围”没有任何实质影响。既然如此，《审查指南》的表述就应该改成“与授权的独立权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围”，不是更加直截了当吗？通过对下图１的分析，我们可以对何谓“原专利的保护范围”得出准确地结论。 图１ 　　从图１可以看出，权利要求２、３都位于权利要求１的范围内，由此认为权利要求１的保护范围最大是毫无疑问的。但是，如果认为“原专利的保护范围”就是原权利要求书中独立权利要求的范