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中美职务发明限制约定优先原则的比较及启示 * ** 和育东 杨正宇 内容摘要：限制约定优先原则的规定一直是《职务发明条例》起草过程中的争议焦点。美国州法关于约 定优先原则的限制规定寥寥无几，而判例法关于这一问题的理论依据却经历了由格式合同到预约合同的重 大转变。相较而言，我国立法在该问题上多采用原则性规定，限制约定优先原则的范围宽于美国的相关规定 与理论范畴。我国可以借鉴美国成文法和判例法的相关经验，以谨慎的态度对待限制约定优先原则这一问 题，进一步完善《职务发明条例》等相关立法。 关键词：限制；约定优先原则；对比与启示 ( ) 中图分类号：D926 文献标识码：A 文章编号：2095-7076201404-0054-09 在2012年8月和11月两次征求意见稿的基础上，国家知识产权局、科技部结合调研成果和听取的 广泛意见，于2013年12月底完成了《职务发明条例草案（送审稿）》（以下简称《送审稿》）。其中，《送审 ① 稿》第18条关于限制约定优先原则的规定一直是争议的焦点问题。与我国许多单位的做法相似，美 国雇主为了取得雇员在雇佣期间完成的发明专利权，也常要求雇员在入职时签订“提前转让发明协议 （pre-inventionassignmentagreement）”。对雇佣双方有关发明专利权属的事先约定，美国立法和司法判例 给予了充分尊重，但都对约定优先原则的适用范围做出了合理限制。尤其是美国法院，其评判提前转让 发明协议效力的理论依据经历了由格式合同到预约合同的重大转变。本文对美国有关限制约定优先原 则适用的成文法和判例法展开梳理和阐释，与我国现有的相关立法做出比较，进而评析我国《送审稿》 ② 限制约定优先原则的相应条款，提出可供参考的启示和建议。 一、美国州法关于限制约定优先原则的成文法规定 美国学者Evelyn认为，提前转让发明协议是指雇佣双方明示或默示订立有关协议或者在劳动合同 *北京化工大学文法学院教授。 **北京化工大学文法学院2012级硕士研究生。 ①参见国家知识产权局发布的《职务发明条例草案焦点问题》，送审稿第18条第2款规定：“任何取消发明人根据本条例享有的权 利或者对前述权利的享有或者行使附加不合理条件的约定或者规定无效”，反对意见认为该款“不合理条件”一词含义不清，导致单位 与发明人的约定存在很大不确定性，极易引发纠纷。 ②根据《送审稿》的规定，雇佣双方可就发明权属、报告制度、发明人奖酬等事项做出约定，本文限于篇幅，主要就发明权属部分 的约定与限制问题展开论述。 ·· 中美职务发明限制约定优先原则的比较及启示 ① 中加入相关条款，用以分配雇佣关系存续期间雇员可能完成发明的权利。Cherensky还指出提前转让 发明协议中约定的转让对象为发明过程（inventiveprocess），是一种不确定的、无具体表现形态的可能 ② 实现的利益。雇佣关系存续期间雇主一方占有优势地位，并常借此扩张自己的权益范围，在提前转让 发明协议中加入一些不合理条款。美国联邦法律没有条款规制前发明（pre-invention）这种不确定的、无 ③ 具体表现形态的可能实现的利益，因此只能通过各州法律来认定提前转让发明协议的效力 并进一步 分配随之产生的权利。 为阻止雇主在协议中过分扩张自身权益，美国八个州（California，Delaware，Illinois，Kansas，Minnesota，