贴牌生产OEM-广东宝城律师事务所.pptVIP

贴牌生产法律风险防范 广东宝城律师事务所 谢燕娜 一、概念 贴牌生产 OEM （ Original? Equipment? Manufacture ）直译为“原始设备制造”，在我国称之为贴牌生产或定牌加工。指加工方根据约定，为定作方加工使用特定商标或品牌的商品，并将该商品交付给定作方，定作方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。俗称代加工。 加工方为本国企业，定作方是外国企业 涉外贴牌生产行为。 “耐克 ”贴牌 西班牙一间公司委托浙江公司加工制作NIKE男式滑雪夹克，并将全部出口到西班牙销售。 2001年8月，这批服装首先由深圳海关报关出口时被查扣，理由是被举报涉嫌侵犯了美国耐克国际有限公司NIKE商标的专用权。其后，美国耐克向深圳法院起诉，要求西班牙公司和浙江公司停止侵权并赔偿损失。 案件争点： 案件的关键在于，西班牙公司仅拥有NIKE商标在其本国的专用权，而其没有在中国的专用权。那么这批服装在中国境内生产，在西班牙销售，到底算不算商标侵权?  法院认为：虽然涉案的西班牙公司在其本国对“耐克”（NIKE）商标拥有合法的专有使用权，但对具有地域特性的知识产权，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得“耐克”（NIKE）商标专用权应得到保护；被告在未经原告许可的情况下，不得以任何方式侵害原告的注册专用权。深圳法院依据中国《商标法》第五十二条第一款，判决原告胜诉。判令被告立即停止侵犯原告商标权的行为，分别赔偿原告共计人民币30万元的侵权损失，并承担诉讼费用。 《商标法》第五十二条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：　　（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的； 《关于对外贸易中商标管理的规定》第10条 对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，……该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似”...... OEM是否构成商标侵权的理论争议 原因： （一）贴牌生产的产品全部交付外国定作方，不会造成与国内相同或近似商标的混淆与误认 商标侵权判断应以是否混淆为标准 （二）贴牌生产行为并未造成对国内商标权人的真实损害 （三）在加工商品上贴附商标的行为不构成商标法上的商标使用 产品被海关扣留 一、海关依申请扣留 知识产权权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的 二、海关主动扣留 海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑的，通知知识产权权利人，知识产权权利人在规定的时间内向海关提出申请 《中华人民共和国知识产权海关保护条例》(2010修订) 向海关提出书面说明并附送相关证据 提供货物等值的担保金后，请求海关放行其货物 法律防范风险 （一）合同的内容应尽可能的详实，用语要准确 名称、住所、承揽标的、标的物的数量和质量、原材料的来源及数量、质量要求、报酬、承揽方式、合同履行的期限、地点、方式、验收方法及产品标准等条款作出详尽的约定，特别要对违约责任一项作出详细约定。 （二）对贴牌生产中的知识产权问题要特别作出说明 《关于对外贸易中商标管理的规定》第10条规定 北京市高级人民法院2006年3月7日颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》 （三）在生产的产品上应该正确地加注标识 （四）要避免落入定牌加工中“免责条款”的陷阱 一定要把商标侵权所造成的损失应该由谁承担约定清楚 * * *