2014浅谈计算机软件类专利申请的技术挖掘.docVIP

浅谈计算机软件类专利申请的技术挖掘 文/集佳知识产权代理有限公司 专利代理人 胡晶 由于距离和时间等原因，技术人员通常将其要申请的技术内容通过技术交底书以书面形式给代理人，代理人在根据技术交底书公开的内容，理解技术，并在此基础上进一步进行技术挖掘，以便能撰写出有效且保护范围更大的专利申请文件。技术交底书中至少包括该技术的详细介绍、该技术解决的问题以及该技术以前的现有技术。在技术交底书的基础上进一步进行技术挖掘是非常重要的，它是一份好的申请文件的基础，而申请文件是审查员进行审查判断能否获得专利权的法律文件，更是后续判断是否侵权的依据。 随着计算机技术的发展，利用计算机解决某一领域存在的某一问题，像这一类的发明创造日益增多。我在接收到这一类关于计算机软件的技术交底书时，发现对其的技术挖掘与其它类型技术交底书的技术挖掘有着相同之处及不同之处。为此，以计算机软件类专利申请为例初略谈谈如何进行技术挖掘工作。 (一)从专利的角度判断技术交底书中公开的内容是否符合专利保护的客体，若不是，则尽量在与技术人员充分沟通的基础上，提供能落入专利保护的建议。 由于软件申请的特殊性以及技术人员对此了解有限，因此代理人接收到的技术交底书很可能是一些表象内容，如该技术一些功能介绍，而并未涉及实质的内容，如一些应用类软件的流程类似于智力活动的规则和方法等。 对于技术人员来说，每一件申请都是倾注其心血，对于一个公司提出一件专利都是有其市场或战略等考虑因素，因此绝不能很粗暴地说这个专利不能申请。 比如，我曾经接到一个技术交底书，技术交底书的内容大致是：在一个测试过程中，第一种现有技术是采用A算法进行测量，第二种现有技术是采用B算法进行测量，本发明的发明点在于在测量过程中，加上一个判断条件C，当C成立时采用A算法进行测量，否则采用B算法进行测量。我在技术人员沟通时，了解到该测试过程中公知的，并且该判断条件C也是显然易见的，也就是，本领域的技术人员通过现有技术的A和B无需创造性劳动即可得到本发明的发明点。后来，我以该专利申请存在创造性不够为原因，建议该技术人员重新考虑此案的申请。技术人员为此专门叙述此技术申请的发明背景以及此技术的市场前景，并强烈表示希望能获得专利保护。在这次沟通过程中，技术人员无意间透露算法B是未公开的一项专利申请的内容。为此，我对本技术的撰写是否具有创造性重新做出的考虑，并且在沟通过程中，也获知此技术的两个非常重要的应用过程。后来，我又向技术人员要求提供这两个应用过程的具体步骤。在撰写该申请文件时，我先保护该测量过程，并且将该测量过程作为一个具体步骤又保护了两个具体的应用过程。 对于应用类软件的技术交底书，需要启发技术人员提供完整的技术方案。但是，很多时候技术人员提供的技术方案虽然包括问题、解决该问题的技术过程等内容，但按照其技术交底书提供的内容是无法获得专利保护的，通常代理人需要找到能获得专利保护的发明点，然后关于此发明点进行技术挖掘。 比如：曾有一家软件公司提供的一份技术交底书，大致内容如下：银行需要进行风险控制，现有的风险控制是先在计算机中设置各个风险点，然后计算机将从各个银行网点采集到的数据进行该些风险点的筛选，并将筛选后的数据进行保存，以便人为判断是否存在不安全交易。但是，每天筛选后得到的数据是非常巨大的，人为判断准确性不高，在技术交底书中公开的发明点是通过在计算机建立风险模型来实现风险点的筛选。初略看，该专利申请的内容即是将人为完成的工作通过计算机来完成。这种技术方案属于智力活动的规则，是不受专利保护的。但是，我仔细阅读其技术方案后发现，若从银行网点过来的数据作为考虑客体，原有的数据处理流程和现有的数据处理流程是非常不同的，并且，新的数据处理流程能够达到提高CPU的处理效率、大大减少存储空间等技术效果。为此，我就以该数据处理流程为发明点，并将其银行风险控制过程作为应用例来向发明人进行技术挖掘。 (二)以撰写的申请文件具有有效性为原则进一步挖掘技术 以日本的日立公司为例，它对于专利申请一直推行着“5FP(5fighting patents)”活动。所述5FP活动是指针对公司的每种主要产品的技术，以获取至少5件战略专利特别是至少5种能够经得起法院判决的专利为目标。也就是说，撰写的申请文件是否有效，不仅仅是考虑让其能够获得专利权，而且至少还要考虑到无效过程。也就是，所撰写的专利申请文件应具有强有力打击竞争对手的法律文书。 在无效理由中，关于所请求专利技术不具备专利性的条件，一般难以取证，举证成本也较高。然而，针对专利申请文件本身缺陷提出宣告专利无效请求，无需另行取证。“以彼之矛，攻彼之盾”，是专利侵权抗辩人最经济、最有效的反击手段，也是专利权人最痛悔的专利保护失败。 为此，代理人在技术挖掘