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从专利法33条和26条4款的差异解读“修改超范围” 来源：隆天国际作者：冯志云时间：13-08-09 ??? 近年来，中国专利法第33条可谓是备受关注的“明星”法条，其在实践中所具有的“中国特色”也致使不少国外律师和代理人难以理解。国外律师和代理人在遇到 “修改超范围”审查意见时，其困惑往往会纠结在：我们的修改是完全能得到说明书支持的，为何还会被认为修改超出说明书记载的范围？ ??? 因此，此文旨在从33条“超范围”问题和26条4款“支持”问题的差异入手，并结合案例，剖析目前中国审判实践中33条的把握尺度，以期能“答疑解惑”。 ? 专利法第33条及指南规定 ??? 申请人可以对其专利申请文件修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围[1]。 ??? “原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。 ? 专利法第26条第4款及指南规定 ????权利要求书应当以说明书为依据。 ????权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。 ????如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。对于权利要求概括得是否恰当，审查员应当参照与之相关的现有技术判断。 ? 33条和26条4款的异同比较 1.?立法本意 ??? 33条和26条第4款的立法本意都是“平衡申请人与公众的利益关系”，在这一点上二者是存在共性的。不同之处，33条侧重以“先申请原则”为基准，防止申请人通过修改获得不正当的权益，担当了黑脸包公的角色，以白纸黑字来捍卫“先申请原则”；26条第4款侧重防止申请人通过过度概括获得不正当的权利。 2.?适用时机和对象 ??? 33条是针对申请后发生修改的权利要求或说明书，而26条4款是针对申请时的原始权利要求和修改后不超范围的权利要求。一旦权利要求经过修改，则按审查指南的规定应先审查修改是否符合33条，然后才能审查26条4款。 3.?依据内容 ??? 33条是依据原说明书和权利要求书记载的内容。然而，26条4款是依据原说明书公开的内容，允许在答辩的意见陈述中补充合理预测的等同替代或明显变型方式的内容。 ? 解读专利局的审查实践 1.典型的审查逻辑 ??? 公开的范围＝文字记载的内容+直接、毫无疑义确定的内容+合理预测的变型或替代例 ??? 记载的范围＝文字记载的内容+直接、毫无疑义确定的内容 ??? 下面举一个简单例子“金属－金、银、铜”来说明在目前的审查实践中两范围的差异。如果原始说明书中仅记载了“金、银或铜”来实现导电，未记载文字“金属”，那么在审查记载“金属”的原始权利要求时，审查员考虑的公开的范围=文字记载的“金、银、铜”+本领域技术人员的合理预测的其它金属；然而在审查加入了“金属”的修改后权利要求时，审查员考虑的记载的范围则仅限于文字记载的“金、银、铜”，不允许因本领域技术人员根据公知常识推导“金、银、铜”是金属而引入除“金、银、铜”以外的 “其它金属”的新内容。 2.?需避免的错误观点 ??? 误解1：修改后的技术方案能得到说明书支持就不超范围。 ??? 如前述“金属－金、银、铜”的例子，由于审查支持问题和超范围问题所依据的范围不同，从而导致保护范围相同的权利要求会因第一次是出现在原始申请文本或修改文本中而具有完全不同的命运：授权或驳回。 ? ??? 误解2：权利要求“修改不超范围”就是不扩大原权利要求保护范围，缩小保护范围不会产生“修改超范围”。 ??? 权利要求“修改不超范围”的本质含义是未纳入新的技术内容，而不是权利范围大小问题。因此，曾经也有人研究认为，专利法采用的“超范围”一词本身就不准确，容易导致公众误解，应当修改此法条的表达方式。相比而言，美国专利法第132条规定：“修改不应在发明的公开中引入新的内容”，其所采用的“不引入新的内容”更易理解、更加科学。对此，我们期待在未来修法时进行完善。 ? ??? 误解3：只要添加至权利要求中的技术特征是原说明书记载的，就不超范围。 ??? 修改是否超范围是指修改后的技术方案作为一个整体是否有记载，而不是仅看局部修改或增加的特征本身。例如，即使单个特征本身有文字记载，但与其它特征的组合形成了一个未曾记载过的技术方案，则有可能是“超范围的”。 ? ??? 误解4：在原权利要求保护范围内进行中位概括是不超范围的。 ??? 在实践中，概括性的修改内容确实存在较大的超范围风险，但