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处理审查意见通 知书之经验分享 宋献涛 2目 录 一．代理人的天职 二．代理人的内功 三．OA基本要求和常见错误 四．新颖性和创造性 3代理人的天职 ? Serve clients and fight for clients. (Note: fight is not flight) ? 为客户提供可行的建议 ? 按照客户的指示行事 (act as instructed) ? 思考：面对office rejection，我们能否表现出 投降的姿态？能不能主动建议客户abandon？ 4强烈的时限意识 ? official deadline ? 内部deadline ? 从容不迫地完成每一个案件，相对于deadline保 持一定的提前量。 ? 收卷时还在匆忙涂答题卡的学生，一定不是优秀 的；同理，匆忙完工的案子，quality一定不会好。 ? 思考：在deadline当天匆忙交案子，好习惯or恶 习？ 5Diligence ? 勤勉尽责，时刻保持诚惶诚恐、如履薄冰 的心态，要仔细严谨，追求完美。 –追求精细化、专业化，杜绝丢三落四、粗枝大 叶 – Professional carefulness要成为习惯。号码 （申请号、案号、对比文件号等），期限（不 同的OA有不同的时限要求），不串行，不丢落 内容 –给资深review之前，自己必须double check； 发给客户之前，必须再double check。 6? 审查员的目标是挑错，代理人的目标是辩解或改 正错误 ? 代理人不能充当审查员，不得以审查员的思维和 口吻写comments和下结论，处处为审查便利着想 （我们只能就审查员指出的问题给出充分的建议， 而不能代替审查员做前置审查） ? 审查员讲的话一般都是对本发明不利的话，审查 员经常断章取义、偷梁换柱，刻意曲解对比文件， 所以，照抄审查员的话，风险很大，对客户不会 有任何好处 代理人不是审查员 7【例】遇到难以克服的rejection，把审查员的 观点重复一遍，得出不具备创造性的结论。 –审查员口吻：claim 1不具备创造性，其从属 claims的特征均为公知常识，故也不具备创造 性。同理，claim 11及其从属claims也不具备 创造性。 –错误的代理人口吻：claim 1不具备创造性，同 理，claim 11也不具备创造性。 –正确的代理人口吻：claim 1具备创造性，相应 地，其从属claims具备创造性；同理，claim 11及其从属claims也具备创造性。 立场不同，所以口吻不同 8? 专利法原理无国界，但专利法律、法规和规章有 差异，对于客户指示中不符合中国特殊规定的， 应向客户解释，要告知客户中国的特殊规定是什 么样子，我们的特殊规定可能合理，也可能不符 合国际通行规则，但都要让客户知晓。客户如果 不从，奉行客户至上的原则。 ? 代理人不应把自己摆在申请人的位置，不能越俎 代庖，在一些问题的处理上不经客户同意而自行 定夺。 – 例如，客户指示我们增加claims，事先未告知客户有何 风险，自作主张，没有增加。 代理人不是申请人 9? 遇到无把握、难以处理、不知道如何处理 的情形，要主动请示、请教资深。 ? 仔细研究资深修改过的地方，不让历史反 复重演。根据反馈来修正自己的行为，是 不断改进的有效途径。 与资深沟通 10 ? 原则：态度谦卑热情，内心坚毅冷静；表 面是配合，行动中是有理有据有节地argue。 –遇到OA中的一些问题，不知道审查员的真正意 思，多电话沟通。 –如有实质性问题要与审查员进行沟通，要具备 一定的bargain能力，不要让审查员觉得自己 less experienced。 –要取悦审查员，激怒审查员一定不会带来好处。 遇到蛮不讲理的审查员，要克制自己。 与审查员沟通 11 ? 与客户多沟通。一般客户欢迎open discussion，尤其是客户最熟悉的部分，如 技术原理。对于代理人来说，提出问题也 是一种艺术？ ? 客户的要求必须认真对待。一定要尊重客 户指示，但不盲从。若客户指示不明确或 有问题，要及时与客户充分沟通，取得客 户的确认或进一步的指示，而不能凭借个 人判断自作主张。 与客户沟通 12 正确理解instruction ? Comments和response的受众不同，所以， 有时不能直接转换。 ? 完全“翻译”客户指示的行为不可取，翻 译腔不可漏，因为我们是专业的代理人而 不仅仅是translator and messenger。 ? 对于客户的指示我们要消化、理解，然后 做出不偏离客户指示且更有利于客户的答 复OA等行为。 13 【例】客户指示与所附US counterpart claim amendment不一致，以哪个为准？ ? OA中，审查员认