日本发明专利申请的创造性争辩方法（一）.pdfVIP

1 日本发明专利申请的创造性争辩方法（一） 2015 年 7 月 3 日 日本河野专利事务所 专利代理人 孙姣 创造性是发明专利申请能否被授权的要素之一，在日本特许厅提交的发明专利 申请中，有一定数量的申请因为缺乏创造性而无法获得专利。有时，针对特许厅指 出的创造性缺陷，申请人或代理人希望对其发明的创造性进行争辩。在某些情况下， 申请人可以基于“对比文件的组合存在阻碍因素”这一理由进行争辩。以下，参照近 期的“审决取消”事件（相当于中国的复审决定被撤销的事例），对这种争辩方法进 行说明。 相关法条 日本特许法第 29 条第 2 款 在专利申请之前，具备该发明所属技术领域的普通知识的人，基于记载于前款 各项中的发明，能容易实现该发明时，该发明不能取得专利。 1. 事件经过 原告奈特洛公司（Nantero, Inc）就其提交的发明名称为“制造基板产品的方法”、 申请号为特愿 2003-588004 号的发明专利申请（以下简称为 “本申请”），于 2011 年 3 月 11 日收到了日本特许厅做出的驳回决定。原告不服该驳回决定，因而提出 了复审请求，但日本特许厅于 2013 年 3 月 29 日做出了维持驳回决定的复审决定。 原告不服该复审决定，遂向知识产权高等裁判所 (相当于中国的知识产权法院，以 下简称为“裁判所”)提起诉讼，请求撤销特许厅做出的复审决定。裁判所经过审理， 2 认为复审决定中对发明的创造性判断有误，于 2014 年 11 月 27 日作出了撤销复审 决定的判决。该审决取消事件的编号为“平成 25 年 (行ケ )第 10234 号”。 2. 背景介绍 （1）关于本申请 本申请涉及基板制造的方法，其权利要求 1 和摘要附图如下。 【权利要求】 1. 一种制造基板产品的方法，其特征在于，包括以下步骤： 提供基板； 在该基板的表面涂布碳纳米管悬浊液，在所述基板的表面形成碳纳米管层，其 中，该碳纳米管层呈多个碳纳米管相互交织的无纺布状态，且该碳纳米管层实质上 不包含无定形碳； 从所述碳纳米管的无纺布状态实质上除去全部溶剂； 按照规定的图案选择性除去所述碳纳米管层的一部分，制造产品。 【摘要附图】 （2）关于复审决定 在复审决定中，引用了对比文件 1(日本特开 2001-130904 号公报 )和对比文件 3（日本特开平 10-149760 号公报），否定了本申请权利要求 1 所涉及的发明 (以下 使基板表面 52 氧化 使基板表面 52 衍生化 通过旋涂使碳纳米管分 散在表面 54 上 例如通过高温热处理进 行退火 510 520 530 540 3 称“本发明”)的创造性。 其中，对比文件 1 公开了一种碳纳米管薄膜的制造方法，包括以下步骤：准备 基板；在基板上形成由图案形成材料构成的图案；在基板上喷涂碳纳米管悬浊液， 使溶剂蒸发，由此使碳纳米管沉积；除去位于非图案形成区域上的碳纳米管。 本发明相对于对比文件 1 的发明，存在如下区别特征。 区别特征 1：本发明具有“按照规定的图案选择性除去所述碳纳米管层的一部 分”的工序。 对比文件 1 公开的是“在基板上形成图案的工序”和“将位于非图案形成区域的 碳纳米管除去的工序”。 区别特征 2：本发明具有“碳纳米管层实质上不包含无定形碳……从碳纳米管 的无纺布状态实质上除去全部溶剂”的工序。 对比文件 1 中没有公开这些特征。 复审决定中指出，对比文件 3 公开了“在碳纳米管层形成后通过蚀刻技术将碳 纳米管层图案化的方法”，因此，本领域技术人员能够容易地想到将对比文件 1 中 的碳纳米管层的图案化方法变更为对比文件 3 中的上述方法，而本发明的区别特 征 2 则是本领域技术人员基于对比文件 1 和本领域的公知常识能够容易的想到的。 因此，复审决定认为本发明不具备创造性，维持了驳回决定。 3.争议之处 本事件的争议主要在于，双方对上述区别特征 1 的判断不同。 原告认为，对比文件 1 的发明目的在于：制作有粘着性的形成图案的碳纳米管 薄膜，如果将对比文件 1 中公开的碳纳米管层的图案化方法置换为对比文件 3 中 公开的“在碳纳米管层形成后通过蚀刻技术将碳纳米管层图案化的方法 ”，那么，将 不能形成有粘着性的碳纳米管层，从而不能实现对比文件 1 的发明目的，因此，在 4 组合对比文件 1 的发明和对比文件 3 的发明时存在阻碍因素。所以，不能将对比文 件 3 应用于对比文件 1，本领域技术人员不能容易地想到本发明。 而被告认为，对比文件 1 和