专利无效程序中对文件的修改(专利知识讲座166)(含2107年新规定)韩晓春.pdf

专利知识系列讲座 韩晓春 166、专利无效程序中对文件的修改 （含2017 年修改的内容） 在专利无效程序中，专利权人可以对专利文件进行修改，这是各国专利法 均允许的。在前文笔者已经谈到专利权人对自己的专利权提出无效的问题，专 利权人对自己的专利权提出无效和第三人提出无效请求时，专利权人对专利文 件的修改，应当遵循共同的规则。对无效程序中专利文件的修改，细则第69 条 作出了原则性规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利 的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围”。 “发 明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的 专利权人不得修改图片、照片和简要说明”。专利审查指南对修改问题作出进 一步细化的规定，包括修改的原则和修改的方式。 1、 修改的原则： （1）不得改变原权利要求的主题名称。该规定是指，如果原来是产品权利 要求，不允许修改为方法权利要求。原因是如果允许改变主题，必然造成改变 原专利的保护范围，而改变原专利的保护范围，本质上仍属于扩大范围，是公 众从原保护范围中无法预见的，会损害公众的利益，故不允许。 （2 ）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。意思是说，如 果修改，只能作缩小保护范围的修改，而不能扩大原来权利要求的保护范围。 原因在于维护政府公告的公信力，即国家知识产权局在授权公告中告知公众了 该保护范围，公众（厂家）就会在该范围外从事生产活动，而如果扩大了保护 范围，则公众在范围外从事的生产活动原来不构成专利侵权，而一经修改反而 构成了专利侵权，这显然是不能允许的。所以，修改只能缩小保护范围，不允 许扩大保护范围。而无论修改是否得到说明书的支持，或者说即使修改并未超 出原始记载、公开的范围，也不允许。 （3 ）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这也是当然的，这是 指，在无效程序中，只能对权利要求进行缩小范围的修改、或者对说明书中明 显错误的进行修改，如更改错别字，修改语法上的错误，订正错误的、不明确 的记载等。但作这样的修改时，不能超出原始公开的范围，即不能引入新的内 容。这与在专利审查阶段的修改，不得超出原始记载、公开的范围在逻辑上是 相同的，且修改的标准亦应当相同，即修改不得违反专利法第 33 条的规定。因 为，如果允许引入新的内容，将违反专利制度的先申请原则。通常的理解是， 修改不能产生新颖性，如果产生了新颖性，则产生了“量”的变化，是不允许 的。但如果修改没有“量”变，则是允许的。当然，在实践和学术中，对专利 法第33 条的理解有不同的观点，以“量变”作为产生新颖性为标准，仅仅是一 家之说。 （4 ）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。有人可能 对此不理解，认为如果从说明书中增加未在权利要求中记载的技术特征，应当 是缩小保护范围，特征越多、保护范围应当越小。为何不允许呢？原因是增加 技术特征仍然可能构成改变保护范围。保护范围应当从两个角度来理解，一是 广度，二是深度。删除权利要求中某一技术特征，是从广度是上扩大保护范 围。而从说明书中提取新的技术特征，与原权利要求中的特征相结合组成新的 权利要求，相对于原权利要求，逻辑上可能形成新的权利要求，也是改变保护 范围的一种形式。另外，还应当考虑公信力问题，即根据审查指南的规定，修 改后的权利要求，视为从授权一开始就有效的权利要求。即修改后的权利要求 具有追溯到授权日的法律效力，而从逻辑上讲，任何形式的修改，均应当使公 众从修改前的权利要求中可能预见到修改后的范围，如果公众不能预见，就可 能出现不合理的情况。如原来某企业认为不构成侵权的生产行为，在修改后可 能构成专利侵权。尽管审查指南并未提到“预见”问题，但从法理上讲，如果 允许修改超出公众看了权利要求书以后，可能预见到的保护范围，则该修改就 不应当具有追溯力。指南规定修改不得扩大保护范围，本身就包含了这一逻 辑。而从说明书中提取原权利要求中没有的技术特征，显然超出了公众可能预 见到的保护范围。 （5）外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。原因是外观设计是 以图片或照片来表示保护范围的，如果允许修改图片或者照片，必然造成修改 超出原始公开范围的情况。但不允许修改，不包括明显错误的修改，在无效程 序中，应当允许对外观设计申请文件中的明显错误进行修改。 2 、修改的方式