《美国专利法》修改后在美专利保护战略.docVIP

《美国专利法》修改后在美专利保护战略从2011年1月25日在参议院提出草案，到2011年9月16日奥巴马总统签署，前后历时仅九个月。该法案的首倡者、参议员帕特里克?莱希和众议员拉马尔?史密斯明确表示：“在专利申请数量方面，中国有望在今年（2011年）超越美国和日本，成为世界头号申请大国。对此，美国必须做出更多努力，支持美国国民创新，增加就业机会，从而在全球市场上与其他国家齐头并进”。 总体说来，美国法律修改十分困难复杂，其难度可用“过五关、斩六将”来形容。然而，作为对美国专利法的重大修改，《莱希-史密斯美国专利法》（英文简称AIA，以下简称为《美国专利法》）的快速通过却是一个例外：从2011年1月25日在参议院提出草案，到2011年9月16日奥巴马总统签署，前后历时仅九个月。 该法案的首倡者、参议员帕特里克?莱希和众议员拉马尔?史密斯明确表示：“在专利申请数量方面，中国有望在今年（2011年）超越美国和日本，成为世界头号申请大国。对此，美国必须做出更多努力，支持美国国民创新，增加就业机会，从而在全球市场上与其他国家齐头并进”。虽然新法律旨在保护美国进行创新，但从条文上看，对于外国发明人并无歧视性规定。在了解该法案的重大改进及其对业界的重大影响之后，外国公司和发明人应当制定正确的专利战略，继续在美国获得强有力的专利保护。 《美国专利法》对美国专利制度的主要改进 从先发明原则到发明人先申请原则 该法案之所以被称为“对原美国专利法做出重大修改”，原因就在于变革了美国专利法的基础性制度——先发明原则。根据先发明原则，对于一项已经申请的专利，发明人如能证明其完成同一发明时间较已申请专利为先，则可提出专利申请并取得优先权。在世界范围内，美国实行的先发明原则可谓独家规定，在历史上饱受质疑，并最终在《美国专利法》（35 U.S.C. 102）被发明人先申请原则所取代。这一规定，不仅与中国现行专利制度类似，也与国际专利制度接轨。但《美国专利法》也与类似制度有重大区别。根据传统的先申请规则，发明需要具备绝对的新颖性，即如果有在先使用或在先发表的情形，该发明就视为丧失新颖性。《美国专利法》的发明人先申请规则规定，发明人自公开发明之日起一年内，可以申请专利；如果独立的第三方能够证实在更早时间公开过该发明，发明人则无权申请该专利。根据该规则，“有效申请日”要件取代“发明日期”要件，这表明决定专利资格的将不再是发明日期。发明人先申请规则将于2013年3月16日生效。 专利授予后重审程序 美国决策者们担忧的是，现行美国专利制度下，专利诉讼风险过大、成本过高阻碍了美国的技术创新，降低对科研的投资资金。摈弃先发明原则，采纳发明人先申请原则，将有助于减少专利工作中的不确定性，促进美国发明创造。此外，修改后的《美国专利法》规定，对已授予的专利有异议的，可以在专利授予后向美国专利商标局（USPTO）提起各种救济程序，从而取代了原来的专利中止规则（U.S.C. 32）。为此，新设了专利审理与上诉委员会，以“低成本、快速的非诉讼”程序，为异议人在专利授予后提供救济。修改后的《美国专利法》共规定了五种救济程序。本文将重点讨论双方重审程序（Inter Partes Review，IPR）和专利授予后重审程序（Post-Grant Review，PGR），对其主要特点和法律风险进行分析，并评估其对外国专利申请人的影响。 1、专利授予后重审程序：前9个月 自2012年9月16日起，第三方对已被授权的专利或扩展性权利重授有异议的，可以根据专利授予后重审程序（以下简称PGR），向USPTO提出异议申请，但以在该专利或权利重授许可之日起9个月内为限，这一点与欧洲专利局规定类似。 PGR可以迅速审理专利效力异议申请。异议范围包括《美国专利法》第101、102、103、112和251节规定，但并不要求一定具备第112节规定的最佳实施例要件。需要注意的是，《美国专利法》已经在实质上减损了最佳实施例要件的重要性，不再将其作为专利授予后各种异议程序或诉讼中无效或不可实施的基础要件。新专利法为多数专利无效和不可执行的异议申请理由大开方便之门。这样，即使专利审查员已经完成初审并准许实施专利，但PGR仍然能使USPTO有机会再次对授予的专利进行审查。唯一不同的是，PGR由具有利害关系的第三方提起，由与法官类似的仲裁员当庭就专利的有效性作出裁决，具有对抗性，而不是像USPTO的专利审查员那样在审查时保持中立。因此，从本质上讲，PGR是在USPTO内进行的专利诉讼程序，只是PGR在程序上更简易，在时间上更快捷。 PGR程序不允许匿名申请，必须披露具有利害关系的各方当事人信息，必须“以书面方式提出，特别载明其所异议的每一项权利及其理由与证据”，载明专利名称、出版日期、事实依据和专家证言。近日，联邦法院审理